Использование рид для собственных нужд. Передача интеллектуальной собственности. Вознаграждение за создание и использование ОИС

Основные принципы лицензирования

Любой результат интеллектуальной деятельности имеет своего владельца (правообладателя). Правообладателю принадлежит исключительное (оно же имущественное) право, которое дает возможность контролировать использование объекта ИС и получать доходы от его использования.

Сущность исключительного права: обладатель исключительного права на РИДСИ (правообладатель) может

1) использовать такой результат по своему усмотрению любым не противоречащим закону способом;

3) распоряжаться исключительным правом на РИДСИ.

Прежде чем начать использование заинтересовавшего вас результата интеллектуальной деятельности необходимо выяснить, кому принадлежит имущественное право, и заключить соответствующий договор. Соблазн без разрешения воспользоваться результатом интеллектуальной деятельности довольно велик, однако это может повлечь административную, гражданскую и уголовную ответственность.

Распоряжение исключительным правом на РИД

В зависимости от объема передаваемых прав существует 2 варианта распоряжения исключительным правом:

1. По договору отчуждения

2. По лицензионному договору

1. По договору об отчуждении исключительного права (договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответствующий РИД в полном объеме другой стороне - приобретателю исключительного права (приобретателю патента). Происходит смена правообладателя.

2. По лицензионному договору патентообладатель (лицензиар ) обязуется предоставить право на использование охраняемого объекта промышленной собственности в объеме, предусмотренном договором , другому лицу (лицензиату ). Правообладатель не меняется .

Лицензии делятся на исключительную и неисключительную лицензии.

1) Простая (неисключительная) лицензия - предоставление лицензиату права использования РИДСИ с сохранением за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам.

2) Исключительная лицензия - предоставление лицензиату права использования РИДСИ без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам, т.е. у лицензиата – монопольное право на использование изобретения

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

- Открытая лицензия – предоставление любому лицу права на использование ОИС. Патентообладатель может подать в Роспатент заявление о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (открытая лицензия). Размер патентной пошлины за поддержание патента в силе снижается в этом случае на 50%. Лицо, изъявившее желание использовать указанный объект промышленной собственности, обязано заключить с патентообладателем договор о платежах.

по времени :

На ограниченный срок

На неограниченный срок

На срок действия охранного документа

Лицензионные договора классифицируются по способу охраны :

На охраняемые РИД (изобретения, ПМ, ПО, программы для ЭВМ и др.) – патентные лицензии

На неохраняемые РИД (ноу-хау) – беспатентные лицензии

Основными лицензиями являются патентные лицензии . С одной стороны, они по мировой статистике дороже беспатентных на 20-30%, с другой - фирмы более заинтересованы в приобретении запатентованной технологии, так как новизна ее подтверждена экспертизой национальных патентных ведомств соответствующих стран.

Не во всех случаях предметом лицензии является изобретение, на которое получен патент или подана заявка. В каких же случаях про­изводится продажа лицензии без наличия патента?

1) Когда техническое решение намеренно не запатен­товано или упущена возможность патентования в связи с разглашени­ем технической сущности. В то же время другая фирма не может обойтись без производственной помощи и технического опыта со стороны фирмы, в которой было отработано это решение.

2) Иногда же производственный опыт вообще нельзя запатентовать, он непатентоспособен , и фирма не хочет раскрывать свои секреты. Такой произ­водственный опыт, секреты производства получили в международной практике название «ноу-хау» (буквально «знать как»). Торговля сведениями «ноу-хау» все время расширяется. Продавать «ноу-хау» можно лишь в тех случаях, когда техническая сущность такого опыта, таких знаний не разглашены и иных возможностей использовать их, чем покупка лицензий у покупателя, не имеется. Таким образом, лицензии могут продаваться как на запатентованные изделия, так и на незапатентованные технические достижения («ноу-хау»).

Выполнение научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) всегда завершается каким‑то определённым результатом: положительным или отрицательным. И если с точи зрения науки и отрицательный результат тоже ценен, то с точи зрения предпринимательства важнее, конечно, положительный - то есть, удачное решение поставленной задачи.

Известно, что сами по себе результаты НИОКР не охраняются правом интеллектуальной собственности - это информация, знания, которые не являются объектами прав. Правовую защиту эти знания получат только после идентификации и оформления их в виде охраняемых результатов интеллектуальной деятельности (РИД). Например, таких как изобретения, полезные модели, промышленные образцы, ноу‑хау, произведения науки, произведения дизайна, программы для ЭВМ и базы данных.

Итак, поскольку получаемые в жизни результаты НИОКР не делятся сами по себе на объекты интеллектуальной собственности, предусмотренные гражданским законодательством, возникает необходимость выявлении их в полученном результате и идентификации, то есть интегрированного технического и юридического описания таких результатов с точки зрения интеллектуальных прав.

Как показывает наш опыт проведения due diligence интеллектуальной составляющей, занимаясь исследованиями, компании редко выделяют даже минимальные ресурсы на создание систематизированных описаний имеющихся РИД, в том числе и незавершенных.

Очень часто предприятие располагает только планом ведения НИОКР, пачкой трудовых договоров и соглашений о конфиденциальности, случайных и разрозненных договоров подряда на разработку ПО, проведение испытаний или оказания услуг. Понять, какие именно исключительные права и на какие объекты принадлежат клиенту, кто является их авторами и на каком основании они получены, зачастую просто невозможно.

А ведь в отсутствие четкого представления об имеющейся интеллектуальной собственности просто невозможно принимать адекватные меры по её охране, оформлению и учёту прав. Тем более - планировать какие‑то действия по коммерциализации. Кроме того, компаниям не на что ориентироваться в создании такого рода описаний: законодательных предписаний на этот счет нет, существуют формы описаний НИОКРов для учета в системе Минобразования, но они не годятся для защиты интеллектуальной собственности. ГОСТы и регламенты не отвечают требованиям времени и организации бизнес‑процессов в инновационной компании.

Как показывает практика, наиболее доступное и эффективное решение в сфере защиты результатов НИОКР заключается во внедрении системы документооборота на основе Спецификаций РИД, которые должны стать основной учётной формой и сопроводительным документом для нематериальных активов компании.

Спецификация РИД, получаемых в результате НИОКР, представляет собой последовательное описание технических, фактических и юридических характеристик продукта и предназначена для идентификации в её разделах различных объектов и обособления одних от других, учёта и накопления затрат на их создание или приобретение, а также для подтверждения исключительных прав на них.
Формы спецификаций могут быть различными, но по опыту применения наиболее удобная - это серия таблиц, каждая из которых описывает какой‑либо объект под соответствующим углом: сведения об интеллектуальной деятельности, об авторах, о видах РИД, входящих в структуру, их описания, обоснование охраноспособности, хронология создания, обновлений и дополнений.

Отражая последовательно все расходы на создание или приобретение вошедших в состав технологии РИД, спецификация может приниматься в качестве надлежаще оформленного документа, подтверждающего существование нематериального актива и права компании на результат интеллектуальной деятельности (пп. «б» п. 3 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов - ПБУ 14/2007»), а также первичного учётного документа компании (п. 2 ст. 9 Федерального закона «О бухгалтерском учёте»).

Внедрение Спецификации как «паспорта» технологии позволяет исследовательскому центру или стартапу:

1) идентифицировать различные объекты учёта НМА и, что немаловажно - обособить один от других;

2) интегрировать разные РИД в единые объекты (технологии, программные комплексы и другие IP‑продукты);

3) присваивать объективные юридические характеристики создаваемым IP‑продуктам с точки зрения охраняемых РИД;

4) учитывать максимальное количество объектов интеллектуальной собственности компании (и как следствие повысить стоимость бизнеса, пресечь утечку интеллектуальной собственности в другие компании, максимально использовать результаты творческой деятельности сотрудников);

5) подтвердить принадлежность исключительных прав и состав созданных в компании РИД (инвесторам, лицензиатам, заказчикам или приобретателям при отчуждении исключительных прав, в суде).

Для примера расскажем об одной из работ по оформлению спецификации технологии масштабируемого производства наукоёмкой продукции.

С чего начинается работа над Спецификацией:

За основу мы взяли разработанную в компании Nevsky IP Law форму спецификации РИД, образующихся в результате НИОКР.

По нашей просьбе клиент организовал серию встреч с руководителем группы учёных, разрабатывающих технологию, в рамках которых мы в свободной форме собрали данные о проделанной работе и задавали по мере необходимости наводящие вопросы (благодаря такому подходу удалось выявить и зафиксировать информацию об объектах, о существовании которых изначально и не догадывался даже менеджмент компании).

Работа с полученным материалом начинается с установления сведений в том, что сделали учёные и каких результатов интеллектуальной деятельности достигли, так как остальные разделы спецификации (сведения о правообладателе, авторах, лицах, оказавших организационно‑техническое содействие, сведения о финансировании и затратах и проч.) привязаны к ним. В качестве исходных данных мы использовали два патента на изобретения клиента, в связи с чем можно было смело предположить, что наверняка ещё есть потенциальные охраноспособные патентуемые объекты, а также ноу‑хау - конкретные параметры технологии, которые обычно не указывают в патентах.

Технология включила в себя автоматизированную систему управления и программное обеспечение (программу для ЭВМ).
Все рабочие материалы (экспериментальные данные испытаний и научных изысканий) хранились в памяти ЭВМ и на съемных жёстких дисках, что позволило идентифицировать их в качестве базы данных. Независимо от того, была ли достигнута цель исследования, статистика исследований, результаты дорогостоящих экспериментов представляют собой ценность и интерес сами по себе - конкуренты или партнеры готовы платить за возможность получить доступ к таким сведениям.

Интегрированный подход к защите интеллектуальной собственности предполагает, что для составления Спецификации используются все сведения и данные, любые документы и фактические материалы - вплоть до научной библиотеки, собранной коллективом во время работы по тематике. В отличие от работы только по защите изобретения или дизайна, в ходе которой специалист может упустить из виду «сопутствующие» результаты, в ходе работы над спецификацией анализируется максимальный объем накопленных командой знаний, чтобы выявить как можно больше охраняемых результатов.

Что клиент получил в итоге:

1) многолетняя работа научного коллектива была обобщена и описана с точки зрения результатов, их экономической ценности и возможностей правовой защиты;

2) в процессе заполнения Спецификации были выявлены новые охраноспособные изобретения - относящиеся как к оборудованию, так и к методикам исследований;

3) была подсчитана себестоимость Технологии за счёт учёта расходов на создание РИД (в том числе затраты на услуги подрядных организаций и экспертов, содержание офиса, выплаты по гражданско‑правовым и трудовым договорам, страховые взносы на сотрудников);

4) в Спецификации удалось отразить нюансы технологии, не описанные в патентах или описанные приблизительно, но позволяющие в дальнейшем при необходимости воспроизвести технологию другими специалистами, например, оптимальная температура, давление, время отдельной производственной операции, конкретные химические вещества (т. е. был ликвидирован риск зависимости от личности учёного и обеспечена преемственность разработок) - в этой части тексты и схемы Спецификации конфиденциальны;

Как итог, для клиента был сформирован IP‑портфель, то есть совокупность охраняемых объектов интеллектуальной собственности, обладающая потенциалом коммерциализации, то есть введения в гражданский оборот.

Подготовка Спецификации позволила выявить ряд недочётов, допущенных в процессе работы над технологией:

1) обобщение технологической информации позволило установить факты неэффективного расходования инвестиционных средств, в том числе в результате недооценки трудностей технического плана, а также недостаточной изученности деятельности конкурентов, которые уже пользуются аналогичными разработками;

2) технология не прорабатывалась с точки зрения её коммерциализации, а значит, применяемые меры защиты являлись неадекватными и несоразмерными с точки зрения реальности вывода IP‑продукта на рынок. Отсутствие стратегии коммерциализации не позволило поставить четкие задачи перед менеджментом и учеными;

3) некоторые гражданско‑правовые договоры имели недостатки (например, в договоре на разработку автоматизированной системы управления, прямо не предусматривающего создание специального программного обеспечения, но созданного по факту, отсутствовало указание на то, что исключительное право на такое программное обеспечение в случае его создания принадлежит заказчику, в данном случае, нашему клиенту. Таким образом, наш клиент получил лишь право безвозмездного использования программного обеспечения без возможности дальнейшего отчуждения);

4) при выделении в технологии составляющих её РИД оказалось, что за использование клиентом большинства из них работникам не было выплачено вознаграждение (что повышает риск судебных споров);

5) программное обеспечение на рабочих компьютерах, в том числе предназначенное для создания конструкторской документации (типа AutoCAD), оказалось нелицензионным (что, как известно, грозит при проведении проверки уполномоченными органами привлечением к административной и/или уголовной ответственности);

6) вся информация, наработанная за 7 лет, хранилась на съёмных жёстких дисках в общедоступном месте, меры по резервному копированию данных не принимались, что могло в любой момент повлечь как утечку конфиденциальной информации, так и уничтожение всех наработанных материалов, хранящихся в электронном виде.

Мы рекомендуем исследователям независимо от масштабности проекта работать над спецификациями, причем не только в отношении уже завершенных работ, но и в процессе исследования. В последнем случае удастся предупредить многие ошибки и учесть максимум информации, что облегчит вам последующую работу с работниками, контрагентами, инвесторами, государственными органами и самими РИД.

В целях эффективного распоряжения исключительными правами ОАО "РЖД" и улучшения работы по коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности, созданных по заказу ОАО "РЖД" в интересах инновационного развития ОАО "РЖД":

2. Начальникам департаментов, управлений, структурных подразделений и филиалов ОАО "РЖД", осуществляющим производственно- хозяйственную деятельность, руководствоваться настоящими Методическими рекомендациями и ознакомить с ней причастных специалистов.

Старший вице-президент ОАО "РЖД"
В.А.Гапанович

Методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом

Утверждены
распоряжением ОАО "РЖД"
от 05.12.2011 N 2611р

1. Основные сокращения и понятия

ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации

ДЗО - дочерние или зависимые общества ОАО "РЖД"

НИР - научно-исследовательская работа

РНТД - результат научно-технической деятельности

РИД - результат интеллектуальной деятельности

Роспатент - Федеральная служба по интеллектуальной собственности

Введение РИД в гражданский оборот - в рамках данных методических рекомендаций под введением РИД в гражданский оборот подразумевается распоряжение правообладателем своим исключительным правом в форме продажи лицензий на использование охраняемого РИД и/или отчуждения исключительных прав на него.

Введение РИД в хозяйственный оборот - в рамках данных методических рекомендаций под введением РИД в хозяйственный оборот подразумевается использование РИД правообладателем в своей производственно-хозяйственной деятельности любым не противоречащим закону способом при изготовлении и применении в производстве изделия, продаже, экспорте, техническом обслуживании (эксплуатации) изделия, применении способа, в котором использовано изобретение, и т.п.

Внедрение РИД - практическое применение охраняемого РИД правообладателем и/или с его согласия третьим лицом любым не противоречащим закону способом.

Коммерциализация РИД - это деятельность по внедрению РИД в производство, в том числе вывод на рынок охраняемого РИД и/или продукта, изделия, произведенного на его основе.

ДЗО - дочерние или зависимые общества ОАО "РЖД".

Договор об отчуждении исключительного права - договор, согласно которому одна сторона (правообладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на РИД в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Лицензионный договор - договор, согласно которому одна сторона -обладатель исключительного права на РИД (лицензиар) предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования этого РИД в предусмотренных договором пределах. Лицензиат может использовать РИД только в пределах тех правомочий и теми способами, которые предусмотрены лицензионным договором. Право на использование РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

Территория - перечень стран, на территории которых предоставляется право использования охраняемых РИД.

Страны экспорта - перечень стран, на территорию которых лицензиат вправе экспортировать продукцию по лицензии.

Объекты интеллектуальной собственности (ОИС) - результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, которым предоставляется правовая охрана.

Экспорт - вывоз товара с таможенной территории Российской Федерации без обязательства об обратном ввозе.

Техническая документация - комплект конструкторской и технологической документации, необходимой для производства продукции по лицензии или осуществления процесса, в состав которой входят спецификации, чертежи, схемы, рецептура, описания, инструкции, рекомендации и другие материалы, необходимые при использовании типового или специального оборудования. Перечень технической документации указывается в приложении к договору.

2. Общие положения

Патентная стратегия ОАО "РЖД" до 2030 года (далее - Патентная стратегия) предусматривает формирование в ОАО "РЖД" системы создания, коммерциализации и использования интеллектуальной собственности, включающей структурные подразделения и организации ОАО "РЖД".

Данная система должна обеспечить возможность использования созданной в организации интеллектуальной собственности в собственном производстве или иного распоряжения интеллектуальными правами, в том числе их передачи заинтересованным лицам по лицензионным и иным договорам, использования в качестве вклада в уставный капитал других организаций или залога обеспечения обязательств либо иным образом.

При этом изменение величины экономического эффекта, полученного от внедрения созданной в ОАО "РЖД" инновационной продукции и услуг, по отношению к инвестиционным ресурсам и средствам, затраченным на осуществление научно-технической деятельности, и изменение количества лицензионных соглашений и договоров по передаче за рубеж прав на созданную в ОАО "РЖД" инновационную продукцию включены в систему показателей реализации Патентной стратегии.

Настоящие методические рекомендации по коммерциализации РИД путем введения их в хозяйственный и гражданский оборот за рубежом являются частью комплекса нормативных актов ОАО "РЖД", относящихся к системе управления интеллектуальной собственностью. Они содержат предложения и инструкции методологического характера, направленные на разработку и представление обоснований для принятия управленческих решений для целей эффективного хозяйственного использования РИД и введения прав на РИД в гражданский оборот.

Установление и регламентирование:

• оснований для приобретения правовой охраны РИД за рубежом;
• видов использования охраняемых РИД в хозяйственном и/или гражданском обороте за рубежом;
• условий (объем передаваемых прав, территория и срок использования, порядок и условия платежа, права, обязательства и ответственность сторон - участниц лицензионного соглашения) передачи прав на использование охраняемых РИД;
• критериев отбора РИД для зарубежного патентования;
• критериев выбора стран для зарубежного патентования;
• оптимальной процедуры патентования изобретений, полезных моделей и промышленных образцов для обеспечения защиты экспорта и введения РИД в гражданско-правовой оборот за рубежом.

4. Основания для приобретения патентной охраны РИД за рубежом

В случае выбора для разработки патентной формы охраны дальнейшие действия по введению РИД в хозяйственный и гражданско-правовой оборот за рубежом осуществляется через зарубежное патентование, заключающееся в получении патентных прав на изобретения, полезные модели и промышленные образцы в иностранном государстве.

С точки зрения сферы деятельности компании, необходимость в зарубежном патентовании возникает при осуществлении международного научно-технического сотрудничества, внешнеэкономической деятельности ОАО "РЖД" в форме экспортных поставок своих товаров и услуг типа инжиниринг и консалтинг, участия ОАО "РЖД" в качестве обладателя прав на РИД в международной торговле лицензиями, при создании совместных предприятий с иностранными инвесторами.

Кроме того, зарубежное патентование может использоваться как один из способов конкурентной борьбы в форме патентного блокирования действий фирм-конкурентов на рынке товаров и услуг.

Необходимость получения правовой охраны в иностранных государствах путем зарубежного патентования обусловлена тем, что исключительные права на изобретения, полезные модели и промышленные образцы имеют территориальный характер действия. Данный принцип закреплен основополагающим документом в сфере интеллектуальной собственности - Парижской конвенцией по охране промышленной собственности, участницей которого является и Российская Федерация. Согласно принципу территориальности, исключительное право на изобретение, запатентованное в России, защищает патентообладателя только на территории России, а использование такого изобретения в другом государстве не будет считаться нарушением его прав.

• на время действия охранного документа патентообладатель становится монополистом в использовании защищенного объекта интеллектуальной собственности в пределах объема прав, предоставляемых ему законодательством страны патентования;
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы, использованные в экспортируемых товарах (машины, оборудование, приборы, технологии и т.д.), повышают конкурентоспособность и спрос на них, что дает возможность продавать их по более высоким ценам, выбирать страны с наиболее выгодной валютой, а иногда и просто удерживать свои позиции на рынке, не уступая место конкурентам;
• нарушение прав патентообладателя влечет за собой ответственность юридического лица (предприятия, организации, фирмы), нарушившего патент, включая применение к нему санкций, предусмотренных законодательством страны (в частности, в виде денежной компенсации ущерба, нанесенного правонарушителем, ареста, а затем конфискации или ликвидации ввезенных товаров, если будет установлено наличие в них объектов интеллектуальной собственности, на которые патентообладателю в этой стране выданы охранные документы).

Вместе с тем зарубежное патентование неизбежно связано с затратами энергии, времени и немалых финансовых средств на оплату патентных пошлин и услуг патентных поверенных. Поэтому решение о приобретении в иностранном государстве охранного документа на изобретение, полезную модель должно основываться на всестороннем анализе конкретной ситуации и определении целесообразности указанных затрат. Соответствующие рекомендации содержатся в разделах настоящих методических рекомендации.

6. Виды использования РИД в гражданско-правовом обороте

Использованием РИД в гражданско-правовом обороте является предоставление лицензий на использование охраняемого РИД или отчуждение в полном объеме исключительного права на него.

Лицензия на использование РИД может быть предоставлена правообладателем - лицензиаром пользователю - лицензиату в виде простой (неисключительной) или исключительной лицензии. При этом, лицензиат может использовать РИД только в пределах тех прав и теми способами, которые предусмотрены договором.

Право использования РИД, прямо не указанное в лицензионном договоре, не считается предоставленным лицензиату.

При предоставлении простой (неисключительной) лицензии лицензиар сохраняет за собой право выдачи лицензий третьим лицам.

В случае предоставления исключительной лицензии, лицензиар лишается права выдачи лицензий другим лицам.

Если лицензионным договором не предусмотрено иное, лицензия предполагается простой (неисключительной).

При отчуждении исключительного права правообладатель передает принадлежащее ему исключительное право на РИД в полном объеме другой стороне (приобретателю).

Использование РИД в гражданско-правовом обороте может осуществляться также в форме передачи в уставный капитал других организаций, оплаты акций (доли участия) совместных предприятий, в том числе при участии иностранного инвестора.

7. Предлицензионные договоры

В лицензионной международной практике используются различные виды предлицензионных договоров, особенности ряда из них (договор о намерениях, договор о конфиденциальности, опционный договор) изложены ниже.

7.1. Договор о намерениях

Начиная сотрудничество, партнеры обычно подписывают договор о намерениях. В момент его заключения важно знать реальные и окончательные намерения партнера. Не налагая конкретных обязательств, договор фиксирует намерения сторон и содержит план дальнейших переговоров. Когда стороны не готовы принимать на себя конкретные обязательства, договор оказывается документом, в котором могут быть зафиксированы начинающиеся взаимоотношения сторон.

Подготовка договора о намерениях позволяет получить информацию о партнере. В преамбуле договора указываются стороны; для юридических лиц - полное официальное наименование, юридический адрес, почтовые, банковские, регистрационные реквизиты. Определение в преамбуле целей и возможностей сторон может оказаться важным и при возникновении конфликта между ними, когда действительная общая воля сторон будет выясняться с учетом их целей (ст. 431 ГК РФ).

Последствия недостаточного учета особенностей договора о намерениях можно рассмотреть на примере. Немецкая компания направила письмо о намерениях своему потенциальному партнеру, где говорилось, что в течение ближайших лет она не планирует закрывать завод. Но уже через шесть месяцев компания начала рассматривать вопрос о свертывании производства. Это означало, что письмо о намерениях не отражало истинных намерений. Поэтому необходимо обращать внимание на четкость и определенность формулировок. В каждой стране есть свое понимание отдельных терминов: в США обычно используют понятие "торговые секреты" для обозначения того, что в Европе называют ноу-хау. Необходимо, чтобы партнеры адекватно трактовали используемые в договоре и переписке термины, понятия и определения.

Важно также то, кем, на каком уровне подписывается соглашение, когда ведутся переговоры о намерениях. Должно настораживать, если договор о намерениях подписан лицом, не уполномоченным принимать ответственные решения.

7.2. Договор о конфиденциальности

Имеются два основных типа соглашений о конфиденциальности: одностороннего и двустороннего действия. В одностороннем соглашении только для получателя технологии устанавливаются определенные правила, в то время как передающая сторона не имеет каких-либо ограничений. Получателю необходимо более точно формулировать значение терминов, определений, понятий, включенных в соглашение. В соглашении двустороннего действия обе стороны, подписывающие договор, будут действовать по единым правилам.

Важно правильно сформулировать в договоре объем передаваемых сведений и наименование объекта, сведения о котором рассматриваются как конфиденциальные: результаты научно-исследовательской разработки, опытные образцы или образцы, находящиеся в серийном производстве, - и чем точнее и полнее, тем лучше. Это связано с обязательствами по обеспечению гарантий соответствия характеристик и показателей, заявленных передающей стороной. Когда в дальнейшем предвидится соглашение о передаче на испытания образцов материалов, машин или приборов, договор содержит обязательство стороны, проводящей испытания, предоставить передающей стороне результаты испытаний.

Требования конфиденциальности учитываются и при согласовании условий испытаний: если детали, продукция, производимая по предполагаемой лицензии, отправляются на испытания, могут применяться правила конфиденциальности, ограничивающие дальнейшее использование переданных или полученных в результате испытаний знаний.

Договор содержит условия о рассмотрении споров: стороны могут выбрать законодательство страны, которое будет применяться для толкования договора, указать место рассмотрения этих споров.

Договор о конфиденциальности должен возлагать на получающую информацию сторону обязанность по принятию мер, включающих в себя:

• ограничение доступа к полученной информации, составляющей коммерческую тайну стороны, передающей информацию, путем установления порядка обращения с этой информацией и контроля за соблюдением такого порядка;
• учет лиц, получивших доступ к информации, составляющей коммерческую тайну стороны передающей информацию;
• регулирование отношений по использованию полученной информации, составляющей коммерческую тайну передающей стороны работниками, получающей информацию стороны на основании трудовых контрактов.

При этом передаваемая на материальных носителях информация, должна иметь гриф "Коммерческая тайна".

Важным является указание даты истечения срока охраны конфиденциальности сведений; иногда договором устанавливается, что обязательства о сохранении конфиденциальности сохраняются после истечения оговоренного срока. Вместе с тем нельзя требовать от партнера соблюдать жесткие ограничения в работе с полученной информацией, когда она станет доступной третьим лицам. В договор включают положение о прекращении обязательств по сохранению конфиденциальности сведений в отношении информации, разглашенной ее первоначальным владельцем.

Договором должна быть определена обязанность стороны получающей информацию по возмещению убытков при разглашении ей информации, составляющей коммерческую тайну вопреки договору.

Стандартное соглашение заключается на три - пять лет с момента его подписания. При производстве простой продукции практикуются сроки от одного года до трех лет.

В процессе переговоров может возникнуть вопрос об ознакомлении с объектом лицензии непосредственно на предприятии, в результате чего ноу-хау может потерять свою цену. Как утверждают, например, немецкие специалисты, необходим компромисс, т.е. взимание платы за ознакомительный визит, а соглашение о конфиденциальности должно иметь свою цену.

Конфиденциальность является основой соглашения о практическом ознакомлении или об ознакомительном визите, когда компания предлагает к продаже по лицензии технологию или установку. При заключении соглашения получающая сторона хотела бы посмотреть, как именно работает оборудование; знакомясь с производством, технологией, лицензиат получает определенную информацию, т.е. раскрываются все или многие секреты. Тогда они перестают быть ноу-хау и конфиденциальными сведениями. У передающей стороны возникает вопрос: допустить ли посещение и как защищать свою интеллектуальную собственность? Наилучшей защитой является получение потенциальным лицензиаром определенной суммы за ознакомление в сочетании с договором о сохранении конфиденциальности сведений. Соглашение подписывается при намерении создать совместное производство, при продаже бизнеса или его части. Договор о конфиденциальности иногда предусматривает передачу информации, в том числе заключенной в образцах продукции, приборах, базе данных, программе для ЭВМ на определенный срок. Предусматривается либо возврат всех носителей информации первоначальному обладателю, либо их уничтожение, если возврат экономически не оправдан. Такие условия могут быть изложены и в специальном договоре, именуемым опционным.

7.3. Опционный договор

Иногда требуется испытание опытного или мелкосерийного образца в производственных условиях покупателя, что требует заключения опционного договора.

Опцион как юридическое понятие означает право покупки, продажи, аренды, заключения контракта, совершения иных подобных действий в течение определенного срока на определенных (фиксированных) условиях или первоочередное право. При продаже интеллектуальной собственности коммерческая ценность изобретения и даже сама возможность его коммерческой реализации определяется в период действия опционного договора.

В гражданском законодательстве России опционный договор называется предварительным договором (ст. 429 ГК РФ), по которому стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором. Последний должен содержать условия, позволяющие установить предмет, а также другие существенные условия основного договора.

В предварительном договоре указывается срок, в который стороны обязуются заключить основной договор. Отсутствие указания срока означает обязанность сторон заключить основной договор в течение года с момента подписания предварительного соглашения. Если одна из сторон уклоняется от заключения основного договора, другая вправе обратиться в суд с требованием о понуждении заключить договор и о возмещении причиненных убытков (п. 4 ст. 445 ГК РФ). Если в период действия предварительного договора не будет заключен основной договор или если хотя бы одна из сторон не направит партнеру предложение заключить таковой, обязательства, предусмотренные предварительным договором, считаются прекращенными.

Опционный договор предполагает осуществление выплат в виде разового платежа за передачу на испытание технологии в виде технической документации, опытного образца и т.п. При этом оговаривается, что такая передача не означает право использовать технологию каким-либо образом помимо испытаний. Договор включает обязательство принимающей стороны сохранять полученную информацию в тайне, обязательство передающей стороны в течение срока действия опциона не продавать технологию третьим лицам и, в первую очередь, предложить ее партнеру по соглашению.

Свобода сторон при заключении договоров ограничивается добровольно принятым обязательством (п. 1 ст. 421 ГК РФ). Условия опциона должны формулироваться особенно тщательно, ведь они могут предрешить дальнейшие обязательства сторон. Чтобы опционный договор не оказался обузой для передающей стороны, в нем оговаривают действия в случае получения более выгодных предложений от третьих лиц; подобная ситуация может иметь место, когда выявляется особая коммерческая ценность технологии, которая не предполагалась при заключении опциона. Если возмездный опционный договор заканчивается таким образом, обычно предусматривается возвращение полученного платежа.

8. Особенности заключения международных контрактов в сфере создания и использования РИД

Договорные отношения, возникающие при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности российскими юридическими лицами совместно с иностранными партнерами, имеют сложную правовую природу, обусловленную спецификой и особенностями научно-технической деятельности и международного сотрудничества.

Международный обмен технологиями в товарной форме известен с начала XX в., но активное формирование мирового рынка технологий началось во второй половине 1950-х-1960-е гг., так как к этому времени объем международных коммерческих операций с технологиями превзошел масштабы национального обмена. По данным Международного валютного фонда (МВФ), занимающегося учетом платежей и поступлений по лицензионным договорам, число стран, участвовавших в этом обмене, с 1960 по 1985 г. (за 25 лет) возросло более чем в три раза (с 22 до 71), в два раза расширился национальный состав продавцов (с 18 до 37) и в 1,5 раза -покупателей (с 49 до 71 страны).

Международное научно-техническое сотрудничество (НТС) представляет особые формы внешнеторговых операций, а его основой являются прямые связи предприятий и межправительственные соглашения, отношения сторон в которых конкретизируются в сделках, совершаемых непосредственными участниками путем заключения договоров, соглашений и контрактов.

В контрактах, оформляющих международное научно-техническое сотрудничество, используются разнообразные термины, характеризующие намерения сторон: "экономическое сотрудничество", "торгово-экономическое сотрудничество", "производственное сотрудничество", "производственно-техническое сотрудничество", "специализация и кооперирование", "промышленная кооперация", "научное сотрудничество", "научно-техническое сотрудничество", "научно-техническое и промышленное сотрудничество", "соглашение о разделе продукции" и пр. Эта обширная терминология призвана отражать разные намерения участников сотрудничества и цели, которые они перед собой ставят.

В мировой практике принято относить международное научно-техническое сотрудничество к категории международного экономического сотрудничества, а сфера научно-технического сотрудничества в отличие от промышленного, которое также относится к категории международного экономического сотрудничества, предполагает заключение договоров о совместных разработках без их промышленного освоения.

В законодательстве государств и в международных документах не содержится определение НТС. В ГК РФ нет понятия НТС, а имеется более узкое понятие - договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ.

В соответствии со ст. 769 части второй ГК РФ по договору на выполнение НИР исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования. Условия договоров на выполнение НИР должны соответствовать законам и иным правовым актам об исключительных правах на интеллектуальную собственность.

В российской доктрине в отношении сферы НТС дается следующее определение: под международным научно-техническим сотрудничеством понимается совместная разработка научно-технических проблем, взаимный обмен научно-техническими достижениями, производственным опытом и подготовка квалифицированных кадров.

НТС может быть совместным, когда каждая из сторон вносит свою долю участия в общие работы, или заказным, когда покупается достигнутый одной из сторон результат научно-технических изысканий.

Основной характерной чертой современного НТС является его комплексный характер. Углубляется комплексный обмен непосредственно в сфере научно-технических связей, т.е. становятся более взаимосвязанными отдельные формы купли-продажи результатов научно-технических исследований. Чаще продаются и покупаются не только лицензии на использование патентных прав, но и в совокупности с ними инженерно-консультационные услуги, производственно-технический и управленческий опыт, услуги по аренде научного оборудования.

Наиболее часто используются три вида НТС:

• совместное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОТСР), которые могут закончиться получением охранных документов на охраноспособные результаты научной деятельности;
• совместное проведение научных исследований прикладного характера - более узкая, чем НИОКР, область сотрудничества с целью совершенствования или создания каких-либо новшеств;
• обмен научно-техническими достижениями, охватывающий:
  • обмен научно-техническими достижениями и исследованиями, позволяющий партнерам сократить расходы на исследования и определить научно-технический уровень их предприятий;
  • обмен правами на РИД в целях использования научных достижений контрагента и сокращения собственных средств на свои разработки;
  • обмен научно-техническими достижениями, осуществляемый в следующих формах: организация и участие ученых и специалистов в работе международных конференций, семинаров и симпозиумов, обмен учеными и специалистами для прохождения стажировки на предприятиях партнеров по соответствующему профилю науки и производства и т.д.

Международная коммерческая и правовая практика выработала следующие формы НТС:

1. Генеральное соглашение - заключается между крупными фирмами со значительным научно-техническим потенциалом и финансовыми возможностями, обеспечивающими научно-техническое сотрудничество. В нем определяются основы и утверждается программа сотрудничества. Генеральное соглашение заключается на пять - десять иногда и более лет.

2. Договор на исполнение научно-технических исследований - гражданско-правовой договор подрядного типа.

3. Договор купли-продажи - оформляется при продаже-приобретении сторонами продукции НТС.

4. Лицензионные договор и соглашение - заключаются на временное использование сторонами передаваемых по договору прав на некоторые виды РИД: патентные права, права на использование ноу-хау, средств индивидуализации.

5. Договор на оказание услуг (техпомощь, консультации, обучение и др.).

6. Совместная деятельность - осуществляется в формах создания совместного предприятия, научно-исследовательских центров и лабораторий, международного консорциума.

Целью консорциума является объединение капиталов его участников для создания и эксплуатации крупного промышленного объекта, например локомотивов и вагонов новых типов. Консорциум не является юридическим лицом, а представляет собой договорное объединение. В российском гражданском праве консорциум соответствует договору простого товарищества (гл. 55 ГК РФ). Консорциум создается в случае, когда для создания объекта требуется объединение на долгосрочной основе крупных инвестиций в форме машин и оборудования, финансирования, технологий и т.п. Отношения участников консорциума регулируются договором, содержащим условия о размерах и видах участия, об ответственности, о распределении прибылей и убытков.

7. Смешанные договоры - используются для оформления отношений сторон, регулируемых различными гражданско-правовыми договорами: купли-продажи (или бартера), подряда, лизинга, об оказании услуг, обмене специалистами и др.

Основные условия договоров о НТС приводятся в ряде международных документов, к которым относятся Руководство по составлению международных договоров о промышленном сотрудничестве (документ ECE/TRADE/124. Нью-Йорк: Публикация ООН, 1976) и Руководство по составлению договоров на сооружение промышленных объектов (документ ECE/TRADE/117. Нью-Йорк: Публикация ООН, 1973).

Договор о НТС должен, как правило, содержать следующие положения:

• о взаимном информировании сторон о ходе выполнения договора;
• о результатах интеллектуальной деятельности;
• об обеспечении конфиденциальности;
• об ответственности сторон (определяются размеры штрафов за нарушение сторонами своих обязательств);
• о разрешении споров (предусматривается арбитражный порядок разрешения споров и определяется арбитражный орган, который будет разрешать споры сторон);
• о применимом праве (при определении применимого права у сторон могут возникнуть трудности из-за многообразия их отношений по договору; если сторонам не удалось договориться о применимом праве для включения его в договор, то этот вопрос будет решать арбитражный суд, руководствуясь коллизионными нормами, которые он сочтет применимыми);
• о порядке вступления договора в силу, его продления и внесения в договор изменений и дополнений по обоюдному согласию сторон.

Наиболее распространенным видом сделок является заключение международного контракта.

Процесс оформления контракта включает несколько этапов. Он начинается с подготовки контракта, т.е. с направления коммерческого предложения (оферты), предлагающего другой стороне вступить в юридически обязывающий договор (контракт). Обычно оферта направляется конкретно стороне, но может быть совершена и как публичное объявление в средствах массовой информации.

В общих чертах коммерческое предложение должно содержать:

• точное полное и сокращенное наименования продавца;
• его товарный или фирменный знак, если таковые имеются;
• предмет сделки;
• краткую, но достаточную характеристику предмета сделки;
• предлагаемый объем поставок в рамках соглашения;
• условия поставки;
• сроки окончания работ по соглашению;
• порядок расчетов;
• реквизиты продавца.

Из результатов изучения или рассмотрения коммерческого предложения могут следовать предложения к деловым переговорам, а при положительном их исходе они могут завершиться заключением контракта. В ряде случаев по результатам переговоров сторон по предмету предполагаемого контракта или соглашения и его условий может быть составлен протокол о намерениях, в котором стороны выражают свои намерения вступить в контрактные отношения и принимают конкретные подготовительные обязательства на определенный срок. Протокол о намерениях позволяет получить определенную информацию о партнере. Более углубленная и расширенная форма протокола о намерениях - предварительный договор (ст. 429 ГК РФ), в котором стороны формулируют основные принципы и условия предстоящего соглашения и берут обязательства по дополнительному оформлению документации, получению кредитов, поиску подрядчиков.

Такой договор считается заключенным при согласии сторон по всем существенным условиям.

В договоре о создании и передаче технологии, осуществляемых в рамках международного НТС, должны указываться основные положения, стандартные для любого гражданско-правового договора: обязанности сторон, предмет соглашения, санкции за нарушения условий договора, условия форс-мажора, порядок разрешения спора, порядок оплаты.

Договор о создании и (или) передаче технологии должен содержать и ряд специфических пунктов. Чаще всего в качестве примера приводят содержание лицензионного договора о передаче определенного объема прав на использование технологии, так как пункты лицензионного договора могут входить в качестве составной части в иные договоры (договоры подряда, простого товарищества, купли-продажи, учредительный, на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ).

К специфическим условиям таких договоров относятся:

• распределение прав на создаваемые объекты интеллектуальной собственности, в том числе на деловую конфиденциальную информацию, гарантии того, что предмет соглашения соответствует количеству, качеству, описанию, упаковке и другим признакам, указанным в соглашении;
• гарантии того, что передаваемые технология и оборудование при соблюдении прилагаемых инструкций, руководств и технологических карт пригодны для выполнения видов деятельности, оговоренных в договоре;
• гарантии патентной чистоты и свободы от притязаний третьих лиц;
• технические параметры, которые продавец технологии гарантирует при соблюдении определенных условий сборки, установки, наладки, пуска и эксплуатации оборудования, а также перечень этих условий и способы определения технических параметров;
• гарантии покупателя соблюдать определенный уровень качества производимой по технологии продукции; данное требование ужесточается, когда по договору передаются права на использование товарных знаков, знаков обслуживания и наименований мест происхождения товаров (в этом случае отход от оговоренных в договоре стандартов производимой продукции может нанести ущерб репутации продавца);
• гарантии покупателя соблюдать конфиденциальность при использовании всей информации, имеющей как патентную, так и беспатентную формы охраны.

При приобретении технологии покупатель должен знать, что он вправе запрашивать любую необходимую для проработки договора информацию о технологии.

При международном научно-техническом сотрудничестве покупатель обязан своевременно информировать продавца (и знать сам) об изменениях в законодательстве, действующем на территории страны - реципиента в сфере передачи технологий, в том числе об изменениях в законодательстве об охране и защите интеллектуальной собственности (нормах и стандартах, в том числе экологических, порядке прохождения сертификации).

В договорах о передаче технологии целесообразно резервировать:

• полный комплект поставок техники, технологии, сопутствующей документации и услуг (типа поставок "под ключ");
• обеспечение подготовки персонала, поставок запасных частей ремонта, производственного и послепродажного обслуживания, другой технической помощи на весь срок соглашения;
• обязательство продавца передавать всю информацию о доработке, совершенствовании передаваемой технологии.

Включение последних условий в соглашение о передаче технологии удорожает ее, но приносит соответствующую прибыль покупателю технологии.

При составлении договоров о передаче технологий необходимо четко отслеживать соответствие пунктов договора действующему законодательству. Их несоответствие требованиям закона может привести к недействительности договора (ст. 168 ГК РФ).

Так, к условиям, не соответствующим нормам патентного законодательства (часть четвертая ГК РФ), следует, в частности, отнести:

• полное или частичное совпадение объема передаваемых по договору прав с переданным другому лицу в соответствии с ранее зарегистрированным договором;
• предоставление исключительной лицензии по патенту, в отношении которого подано заявление об открытой лицензии;
• предоставление лицензиату неисключительной лицензии, права заявлять иски к нарушителям патента, а также уступать третьим лицам патент, принадлежащий лицензиару.

Норме ГК РФ противоречит установление момента заключения договора, т.е. начала его действия, вне зависимости от даты его регистрации, а также предоставление по сублицензионному договору прав за пределами переданных по основному лицензионному договору.

В договоре должны быть определены пределы использования объекта интеллектуальной собственности лицензиатом.

В ходе НТС могут заключаться дополнительные договоры, позволяющие уточнить детали, результаты, получаемые в процессе сотрудничества, на разные сроки действия. При исполнении договора в случае нарушения имущественных прав и законных интересов потерпевшая сторона вправе предъявить контрагенту претензию, а последний в течение определенного срока обязан дать ответ на нее. В претензии должны быть указаны следующие обязательные вопросы:

• обстоятельства, являющиеся основанием для предъявления претензии;
• доказательства, подтверждающие изложенные в претензии обстоятельства;
• ссылка на нормативные акты;
• требования заявителя, сумма претензии и ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
• перечень прилагаемых к претензии документов и другие доказательства, если таковые имеются.

Претензия подписывается уполномоченным лицом предприятия, скрепляется печатью и отправляется почтой или передается соответствующим техническим каналом связи либо вручается курьером под роспись.

Сторона, получившая претензию, обязана удовлетворить обоснованные требования заявителя и в письменной форме уведомить его о результатах рассмотрения претензии. В случае необоснованной претензии сторона, рассматривающая претензию, подготавливает мотивированное письмо об отклонении претензии.

Стороны должны стремиться к мировому разрешению споров, но при недостижении мирового соглашения они вправе обращаться в арбитраж или суд. В договоре должен быть установлен порядок разрешения споров, возникающих между сторонами. В большинстве договоров предусматривается разрешение споров в третейском суде или арбитраже с учетом действующих многосторонних конвенций по вопросам арбитража - Европейской конвенции о внешнеторговом арбитраже 1961 г. и Конвенции о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 г.

Участие в международном научно-техническом обмене требует от сторон особенно тщательной проработки договоров, так как только сбалансированный договор, отражающий правовые вопросы взаимоотношений участников международного НТС, позволит сторонам избежать ошибок при выходе на технологические рынки.

Основные положения, связанные с составлением и регистрацией лицензионного договора и договора об отчуждении исключительных прав на РИД, приведены в последующих разделах настоящих методических рекомендаций.

10. Составление договора об отчуждении исключительного права на РИД

Договор об отчуждении исключительного права на РИД заключается в письменной форме.

Сторонами договора об отчуждении исключительного права на РИД выступают правообладатель (согласно охранному документу) и приобретатель исключительных прав с другой.

Предметом договора об отчуждении исключительного права могут быть исключительные права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки (знаки обслуживания), программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау).

Целью договора является переход исключительного права от одного к другому лицу по воле правообладателя с возможностью приобретателя как самому использовать охраняемый объект, так и распоряжаться исключительным правом на него в полном объеме в пределах сроков действия исключительного права, установленных законом.

При отчуждении у правообладателя (отчуждателя) исключительное право не сохраняется.

Отчуждаемое исключительное право может быть ограничено исключительными или неисключительными лицензиями, выданными отчуждателем исключительного права или предыдущими

правообладателями. Согласие лицензиатов на заключение договора об отчуждении исключительного права не требуется.

Приобретатель исключительного права по общему правилу становится правопреемником правообладателя в имущественных правоотношениях, возникающих по поводу охраняемого объекта.

Приобретатель исключительного права имеет право распоряжаться исключительным правом независимо от указания на это в договоре.

Правоотношения, возникающие между правообладателем и приобретателем исключительного права, являются обязательственными.

Отчуждение исключительного права может происходить в рамках как возмездного, так и безвозмездного договора, при этом возмездность презюмируется.

Договор об отчуждении исключительного права недопустим в отношении отдельных видов объектов (коллективный товарный знак, наименование места происхождения товаров).

К существенным условиям договоров об отчуждении исключительного права относятся:

• условие об отчуждении исключительного права в полном объеме (в договоре нет необходимости упоминать об отдельных правомочиях или об определенных сроках, территории, способах использования). В том случае, если договор предусматривает отчуждение права использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, но в то же время вводит ограничения по способам использования соответствующего результата или средства либо устанавливает срок действия этого договора, с учетом положений ст. 431 ГК РФ, он может быть квалифицирован судом как лицензионный договор. При отсутствии такой возможности договор подлежит признанию недействительным (ст. 168 ГК);
• указание на объект, исключительное право на который подлежит отчуждению;
• размер вознаграждения или порядок его определения, если договор не является безвозмездным. В случае безвозмездного характера, это должно быть прямо указано в договоре, иначе договор считается незаключенным;
• срок выплаты вознаграждения.

Кроме того, к существенным условиям следовало бы отнести условия об обременении исключительного права лицензионными и другими договорами и их условия о способах использования, территории, сроках.

Форма договора об отчуждении исключительного права - письменная, а в отношении объектов патентного права, товарных знаков, знаков обслуживания, топологий интегральных микросхем, зарегистрированных программ для ЭВМ или баз данных в ряде государств он требует государственной регистрации.

Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности переходит от правообладателя к приобретателю по общему правилу, если соглашением сторон не предусмотрено иное, в момент заключения не подлежащего регистрации договора об отчуждении исключительного права. Если же такой договор подлежит государственной регистрации, то момент перехода исключительного права определяется в силу закона императивно -моментом государственной регистрации этого договора.

Вопрос о существенном нарушении договора решается исходя из положения п. 2 ст. 450 ГК РФ, согласно которому существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. Если нарушение не является существенным, правообладатель может требовать возмещения убытков в полном размере.

В том случае, если в договоре предусмотрена неустойка за существенные нарушения договора, правообладатель наряду с требованием о переводе прав приобретателя может требовать взыскание неустойки вместо возмещения убытков.

В отношении разрешения споров и языка, на котором составлен текст договора, можно применять положения, аналогичные условиям лицензионного договора.

11. Регистрация лицензионного договора и договора об отчуждении исключительного права в уполномоченном органе

В патентных законах многих стран, а также законах, относящихся к другим объектам интеллектуальной собственности, определен обязательный порядок письменного оформления лицензионных договоров на предоставление права пользования изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами, средствами индивидуализации.

Также в патентных законах большинства зарубежных стран предусматривается регистрация лицензионных договоров и договоров об отчуждении права на патент.

Регистрация лицензионных договоров может иметь обязательный и добровольный характер, однако незарегистрированные лицензионные договоры, как правило, считаются недействительными в отношении третьих лиц, предъявивших претензии за нарушение их прав в связи с данными договорами. Такой порядок действует в Австрии, Бельгии, Франции.

При регистрации лицензионных договоров контролируется их соответствие действующим в стране законодательным актам в области лицензионной торговли.

Так, в Патентном реестре Австрии регистрация проводится по письменному ходатайству одного из заинтересованных лиц или по решению суда. Вместе с ходатайством о регистрации должен быть представлен документ, на основании которого может быть проведена регистрация, содержащий существенные условия соглашения и заявление о согласии патентообладателя на регистрацию в Патентном реестре. Если документ не является официальным, он должен быть снабжен надлежащим образом удостоверенной подписью лица, распоряжающегося своим правом. Вместо подлинного документа может быть представлена надлежащим образом заверенная копия. Договоры и ходатайства при регистрации договора и ходатайства подлежат проверке по форме и по существу. В отношении третьих лиц предоставленные права действуют лишь при условии их регистрации в Патентном реестре.

В соответствии с Законом о патентах на изобретения Бельгии в Патентное ведомство должно быть сообщено о любой уступке или отчуждении, полном или частичном, заявки на патент или патента. Уступка и отчуждение заявки на патент или патента действуют в отношении Ведомства и противопоставляются третьим лицам только после внесения в хронологическом порядке сообщения о них в реестр.

Согласно кодексу интеллектуальной собственности Франции, права, вытекающие из заявки на патент или патента, могут быть переданы полностью или частично. При этом все действия, связанные с передачей или изменением в праве, вытекающем из заявки на патент или патента, должны быть в целях противопоставления их третьим лицам внесены в Национальный патентный реестр, который ведется Патентным ведомством Франции. Вместе с тем действие, связанное с передачей или изменением в правах, может иметь силу и до его внесения в реестр против сторон, которые приобрели право после даты совершения такого действия, но знали об этом действии в момент приобретения прав.

В Великобритании в Патентном ведомстве ведется реестр, в котором регистрируются сделки, юридические документы и события, затрагивающие права по патентам и заявкам, в том числе договоры о передаче права на патент или по заявке на патент, залога патента или заявки, лицензионные и сублицензионные, договоры залога лицензии или сублицензии. Формально регистрация не требуется, но любое лицо, заявляющее о приобретении патента, лицензии по нему на основании договора, иного юридического документа или события и зарегистрировавшее этот документ, считается законным владельцем прав по патенту в отличие от лица, которое обосновывает свои права более ранним договором, юридическим документом или событием, не зарегистрированными в патентном реестре (ст. 33 п. 1). Иными словами, реестр является презумпцией доказательства любых данных, регистрация которых требуется или предусматривается на основании закона о патентах. Следовательно, можно сделать вывод, что любые сделки, предметом которых являются права, вытекающие из патента, без регистрации недействительны для третьих лиц.

В ряде стран имеются другие особенности в порядке регистрации договоров об отчуждении патента и лицензионных договоров.

В Канаде договоры уступки патента и договоры о предоставлении исключительной лицензии не имеют юридической силы для последующего правопреемника, если такие договоры не зарегистрированы в Патентном ведомстве.

В США на федеральном уровне регулируются только договоры уступки патента (заявки на патент). Доказательством совершения уступки служит "удостоверение о подтверждении уступки за подписью и официальной печатью лица, уполномоченного на принятие присяги в пределах США или в иностранном государстве, дипломатического или консульского служащего США или должностного лица, правомочного принимать присягу, полномочия которого подтверждены дипломатическим или консульским служащим США, или должностного лица, назначенного зарубежным государством, которое в силу договора предоставляет аналогичную возможность назначенным должностным лицам США". При этом договоры уступки патента недействительны, "если им противостоит какой-либо последующий и не уведомленный об этих действиях покупатель или залогодержатель..., кроме случаев, когда эти действия зарегистрированы в Ведомстве по патентам и товарным знакам...". Сходное правовое регулирование договоров уступки патента, исключительной лицензии и залога патента предусмотрено в Республике Корея.

Так, упомянутые договоры влекут юридические последствия только при их регистрации в Патентном ведомстве. Кроме того, в Японии решен вопрос о регистрации простых (неисключительных) лицензий. Закон не требует обязательной регистрации простой лицензии в Патентном ведомстве, однако она желательна для обеспечения прав владельца лицензии.

Целью регистрации неисключительной лицензии является защита лицензиата от последующих правопреемников или от обладателя исключительной лицензии. Если неисключительная лицензия зарегистрирована, то она действует и в отношении лица, приобретшего патент или основанное на патенте исключительное право использовать изобретение.

Вместе с тем опыт некоторых стран свидетельствует об отсутствии системы государственной регистрации передачи объектов интеллектуальной собственности. Так, например, в ФРГ предусмотрена возможность уступки патента и заключения лицензионных договоров. Однако Патентное ведомство ФРГ не регистрирует такие договоры. Более того, Патентный закон ФРГ не содержит положений относительно их формы и содержания. Как указывают немецкие авторы, по-прежнему правовая природа лицензионных договоров определяется судебной практикой и доктриной.

Иная ситуация с регистрацией договоров о передаче права на охраняемые объекты интеллектуальной собственности сложилась в странах СНГ.

Общей нормой для законодательств государств СНГ является обязательная регистрация указанных договоров, вступающих в силу с даты регистрации. Отсутствие факта регистрации влечет недействительность договоров либо в отношении всех лиц, в том числе сторон договора (законодательства большинства стран СНГ), либо в отношении третьих лиц (законодательства Украины, Молдавии - в отношении полезных моделей и промышленных образцов).

Обязательный порядок регистрации лицензионных договоров и договоров об отчуждении исключительных прав действует и в России.

12. Зарубежное патентование в целях защиты экспорта и введения РИД в гражданско-правовой оборот за рубежом

Патентование изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, созданных на средства ОАО "РЖД", в зарубежных странах производится в целях повышения эффективности реализации на внешнем рынке транспортных средств, приборов, оборудования и технологий, в которых указанные РИД используются, а также для обеспечения продажи лицензий на использование РИД зарубежным фирмам (коммерциализации РИД).

Под патентованием понимается комплекс мер по обеспечению правовой охраны изобретений и полезных моделей, который включает:

• отбор изобретений для патентования;
• выбор стран патентования;
• выбор процедуры патентования;
• подготовку и подачу заявок на выдачу патентов в соответствующие патентные ведомства;
• ведение переписки с патентными ведомствами в процессе проведения экспертизы по заявкам на патенты;
• ведение переписки по патентным спорам с административными и судебными органами;
• уплату пошлин за юридически значимые действия при осуществлении делопроизводства по заявкам на патенты и полученным патентам, поддержание в силе заявок на патенты и самих патентов, а также оплата услуг патентных поверенных;
• реализацию патентных прав и контроль за правомерностью их использования третьими лицами.

14. Выбор стран патентования

После отбора подлежащих патентованию изобретений, необходимо определить страны, в патентные ведомства которых будут поданы заявки на эти объекты.

Это достаточно ответственный этап, поскольку неправильный, недостаточно обоснованный выбор стран патентования приведет только к лишним, неоправданным валютным затратам. При этом рекомендуется, в первую очередь, исключить из перечня предполагаемых стран патентования те, в которых данный объект заведомо непатентоспособен из-за особенностей законодательства этих стран. Так, в целом ряде стран не выдаются патенты на медикаменты (лекарства), на способы лечения болезней и их диагностику, на вещества, полученные химическим путем, и некоторые другие объекты.

Для устройств (машин, приборов, оборудования и т.п.) каких-либо ограничений в их патентной защите законы обычно не предусматривают (за исключением тех, которые противоречат требованиям морали). Поэтому, если речь идет о патентовании машин, устройств и механизмов, то таких проблем не возникает. Не возникают они и для любых способов, кроме относящихся к лечению болезней, которые можно защитить далеко не везде. Что касается веществ, то нужно исключить страны, где не выдаются патенты на химические и лечебные вещества, если отобранные для патентования изобретения относятся именно к таким веществам. Способы получения этих веществ патентоспособны практически везде.

Охрану в качестве полезных моделей предоставляют не все страны. Например, в США и Канаде полезные модели не охраняются.

Выбирая страны для патентования отобранных для этого изобретений или полезных моделей, нужно рассмотреть две группы факторов, которые следует учесть.

В первую группу входят так называемые общие факторы, относящиеся к выбору стран независимо от цели патентования, а во вторую - специфические факторы, связанные уже с конкретной целью, с которой данное изобретение патентуется.

К числу общих факторов относятся:

1) Уровень научно-технического развития страны. Здесь имеется в виду наличие в данной стране предприятий той отрасли промышленности, к которой относится патентуемое изобретение, уровень техники в этой отрасли и ее развитие, ближайшие перспективы и т.п. Все это поможет оценить степень заинтересованности потребителей из данной страны в патентуемом изобретении.

2) Особенности патентного законодательства страны и ее судебной практики по делам, связанным с получением патентов и их нарушениями. Помимо тех особенностей патентных законов, о которых было сказано, нужно выяснить наличие или отсутствие в стране косвенной защиты продукта, когда патент на способ получения защищает одновременно и сам продукт, полученный этим способом, наличие в стране временной охраны изобретения по поданной заявке еще до получения патента на нее и другие вопросы (система экспертизы заявок - явочная или проверочная, при которой получить патент труднее, срок действия патентов, порядок уплаты пошлины и т.п.).

Что касается судебной практики, то очень полезно знать, в какой степени можно рассчитывать на судебную защиту в ходе рассмотрения заявки в случае отказа в выдаче патента (например, обращение в суды США, в патентный суд Германии и т.п.). Важное значение имеет и практика судов по делам о нарушении патентов - ее изучение поможет защищать свои права по полученному в стране патенту в случае его нарушения.

3) Экономические преимущества, которые может дать полученный в данной стране патент. Здесь оцениваются возможности использования в стране этого патента: для защиты экспорта своей продукции, для возможной продажи лицензии, если имеются соответствующие производства, отстранение конкурентов от реализации запатентованной продукции, иной возможности реализации полученных патентов.

4) Активность фирм отрасли в патентовании своих изобретений в данной стране. Это достаточно значимый фактор, который позволяет достаточно обоснованно судить о целесообразности патентования своих изобретений в этой стране.

5) Емкость рынка страны для товаров, к которым относится патентуемое изобретение, т.е. в конечном счете оценка объемов потребительского спроса на соответствующий товар и возможности его реализации в достаточном объеме, который оправдывал бы затраты на патентование.

6) Наличие на рынках страны фирм-конкурентов, степень овладения ими рынков для экспортной продукции, возможности противостоять конкурентам, ограничить их либо вообще отстранить с помощью полученных патентов.

7) Наличие межправительственных соглашений или контрактов, которые могли бы способствовать продвижению на рынки данной страны экспортируемой продукции или технологии.

8) Наконец, в отдельных случаях могут известную роль играть и политические соображения, когда по тем или иным неэкономическим причинам могут быть нежелательны и экономические контакты. Например, действующие международные санкции в отношении Ирана.

Вторая группа факторов связана непосредственно с конкретными целями патентования изобретений.

При этом выбор страны определяется не только ее особенностями, но и спецификой самого патентуемого изобретения. Исходя из такого подхода, можно предложить следующие рекомендации относительно выбора стран патентования.

1) Если изобретение отобрано для патентования с целью защиты предполагаемого экспорта промышленной продукции, то заявки на патенты целесообразно направлять:

• в страны, где имеется промышленное производство аналогичной либо сходной продукции;
• в страны, где имеется производство промышленной продукции, хотя не аналогичной или сходной с экспортной, но имеющей то же или сходное назначение и способной удовлетворять те же потребности потребителя;
• в страны, где, хотя и нет аналогичного производства, но имеется достаточно емкий рынок для ее сбыта с перспективами его расширения.

2) Если изобретение патентуется с целью продажи лицензии, то заявки следует направлять:

• в страны, где имеются предполагаемые покупатели лицензий (лицензиаты);
• в страны, где, хотя производства нет, но имеется емкий рынок сбыта для лицензионной продукции. В этом случае в лицензионном соглашении будут указаны страны, где для лицензиатов обеспечена патентная защита такой продукции, что существенно повысит стоимость лицензии.

3) При патентовании изобретения с целью защиты проектов, оборудования, технологии, сооружаемых ОАО "РЖД" за рубежом объектов капитального строительства, заявки на патенты следует направлять:

• непосредственно в страну, где намечено сооружение данного объекта;
• в страны, куда соглашением предусмотрена поставка продукции будущего предприятия, которую предполагается выпускать по технической документации, предоставленной ОАО "РЖД".

4) Если патентование изобретений осуществляется в ходе международного научно-технического сотрудничества, то заявки нужно направлять:

• в те страны, с которыми такое сотрудничество непосредственно осуществляется;
• в страны, в которых использование совместно созданных изобретений может представлять для сторон интерес;
• в страны, куда предполагается поставка полуфабрикатов, полу продуктов, комплектующих изделий, а также отдельных агрегатов, блоков машин или другого оборудования в порядке осуществления международной промышленной кооперации.

15. Выбор процедуры патентования

Процедура патентования представляет собой установленный нормативными документами страны или международного договора определенный порядок подачи в компетентный орган заявки на получение патента и других предусмотренных документов, исследования заявляемого объекта на соответствие условиям патентоспособности, выдачи патента и поддержания его в действии.

На этапе выбора процедуры патентования необходимо решить, подавать ли заявку непосредственно в патентное ведомство каждой страны или использовать систему подачи одной заявки сразу в несколько стран с использованием существующих международных и (или) региональных соглашений в области промышленной собственности.

Патентование изобретений за рубежом может быть осуществлено с использованием следующих процедур патентования:

• испрашивание патентов на изобретения в соответствии с требованиями национальных законодательств стран патентования;
• испрашивание патентов на изобретение в соответствии с требованиями Договора о патентной кооперации;
• испрашивание европейских патентов на изобретение в соответствии с требованиями Европейской патентной конвенции;
• испрашивание евразийских патентов на изобретения в соответствии с требованиями Евразийской патентной конвенции.
• испрашивание патентов на изобретения в соответствии с соглашениями о создании Африканской организации интеллектуальной собственности и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности;

Процедуры патентования определяются в зависимости от предполагаемых рынков сбыта объектов техники и лицензий, сроков подачи заявок на патенты, условий получения патентов, требований патентных законодательств стран, их участия в международных и региональных договорах (соглашениях) по охране промышленной собственности, затрат средств на патентование и др.

15.1. Традиционная (национальная) процедура патентования

Национальную процедуру патентования используют, если на момент подачи заявки точно определены перспективы реализации изобретения в нескольких, не более четырех стран, и требуется достаточно быстро получить охрану за рубежом. Данная процедура используется и в том случае, если страны патентования не являются участниками международных и(или) региональных соглашений по охране промышленной собственности.

Традиционная (национальная) процедура патентования имеет определенные недостатки. Так, материалы заявки, описание и формула изобретения для подачи в патентные ведомства разных стран должны быть составлены по правилам этих стран и переведены на языки стран патентования. Кроме того, уже при подаче заявки необходимо оплачивать услуги патентного поверенного в каждой стране патентования. Заявке присваивается регистрационный номер только после уплаты соответствующей пошлины. Если в дальнейшем необходимость в получении патента в данной стране отпадает, то заявитель понесет убытки.

В связи с указанными недостатками, традиционная процедура патентования применяется главным образом при необходимости получения правовой охраны в возможно короткие сроки.

15.2. Патентование изобретений в соответствии с Договором о патентной кооперации

При патентовании изобретений за рубежом по процедуре, установленной Договором о патентной кооперации (РСТ), заявитель подает одну заявку (международную) с указанием стран (из числа участниц РСТ), в которых он намеревается получить патенты, в одно ведомство по охране промышленной собственности (для российских заявителей - Роспатент); на одном языке (для российских заявителей - русском). Заявитель получает отчет о международном поиске, позволяющий:

• укрепить его позиции по заявке (в случае положительных результатов);
• своевременно отказаться от перевода международной заявки на национальную фазу (в случае отрицательных результатов), что позволяет сократить непроизводительные расходы на переводы этой заявки на иностранные языки и оплату национальных пошлин;
• ограничить патентные притязания.

Процедура РСТ также обеспечивает заявителю возможность истребовать получение патента в указанных в международной заявке странах через 30 месяцев с даты приоритета изобретения (в зависимости от его выбора).

Международная фаза включает в себя подачу международной заявки, проведение поиска и публикацию заявки с отчетом о поиске (первая фаза РСТ) и международную предварительную экспертизу по требованию заявителя (вторая фаза РСТ).

Национальная фаза представляет собой обычный порядок выдачи патентов ведомствами стран патентования в соответствии с требованиями законодательства данной страны.

Использование процедуры РСТ связано с дополнительными затратами по сравнению с патентованием по традиционной процедуре -уплатой международной пошлины. Однако в большинстве случаев это оправдывается за счет других преимуществ РСТ (возможность истребования конвенционного приоритета, когда она утрачена для патентования по традиционной процедуре, проведения дополнительных доработок и исследований объекта техники, выявления перспектив коммерческой реализации и т.д.).

Применение процедуры РСТ, как правило, является экономически целесообразным при патентовании изобретения в 4 и более странах - участницах Договора.

15.3. Патентование изобретений в соответствии с Европейской патентной конвенцией

Конвенцией о выдаче европейских патентов (Европейская патентная конвенция - ЕПК) создана единая процедура выдачи патента, действующего на территории стран - участниц Конвенции.

Заявитель подает заявку на патент в одно ведомство по охране промышленной собственности (Европейское патентное ведомство) через одного патентного поверенного на одном иностранном языке и получает европейский патент, действующий как национальный в указанных заявителем странах - участницах ЕПК.

Получение европейского патента не исключает возникновения коллизий в странах, где он будет действовать как национальный патент, в силу различий требований законодательств (иски, связанные с аннулированием и нарушением патентов, приоритетные столкновения и ДР.).

Отказ в выдаче европейского патента лишает возможности получения охраны в указанных в заявке на европейский патент странах в связи с публикацией заявки, поэтому в ряде случаев заявители по наиболее коммерчески перспективным изобретениям испрашивают двойную защиту, подавая одновременно национальную заявку и заявку на европейский патент с указанием той же страны.

Процедура испрашивания европейского патента, как правило, экономически выгодна, когда европейский патент испрашивается не менее, чем на 4 страны.

Европейский патент может быть истребован также по процедуре РСТ. Для этого при подаче международной заявки наряду со странами -участницами РСТ указывается европейский патент. При переводе международной заявки на национальную фазу заявка должна быть переведена на один из официальных языков ЕПК и направлена в Европейское патентное ведомство с перечислением стран - участниц ЕПК, в которых заявитель желает получить охрану изобретения на основе европейского патента.

15.4. Патентование изобретений в соответствии с Евразийской патентной конвенцией

Евразийская патентная конвенция (ЕАПК) дает охрану изобретениям на территории всех государств - участников ЕАПК единым охранным документом - евразийским патентом. Это обеспечивает существенное уменьшение расходов на правовую охрану изобретения и повышает надежность патента.

По каждой евразийской заявке проводится патентный поиск на основании формулы изобретения с учетом описания и чертежей в объеме, соответствующем требованиям РСТ. Поиск проводит Федеральный институт промышленной собственности. Если в процессе экспертизы установлено соответствие предложенного изображения условиям патентоспособности и заявитель согласен с редакцией, с которой Евразийское патентное ведомство (ЕАПВ) готово выдать евразийский патент, принимается решение о выдаче евразийского патента. В противном случае выносится решение об отказе в выдаче патента.

С даты выдачи евразийского патента он имеет единый характер и действует на территории всех договаривающихся государств в течение времени, ограниченного датой, на которую патентообладатель должен уплатить первую годовую пошлину за поддержание евразийского патента в силе.

Для продолжения действия евразийского патента в каждом договаривающемся государстве патентообладатель указывает название каждого договаривающегося государства, в котором он желает продолжения действия патента. Такое указание направляется в ЕАПВ одновременно с платежным документом, подтверждающим уплату пошлины за поддержание евразийского патента в силе.

Из практики патентования в соответствии с Евразийской патентной конвенцией следует, что при патентовании изобретения в России и еще одной из стран участниц данная процедура экономически выгодна при патентовании в Армении, Молдове, Таджикистане и Туркменистане. Для принятия решения о выборе процедуры патентования в трех странах необходимо оценить минимальные расходы по уплате пошлин на этапах подачи и экспертизы заявки по группе из двух стран, дополняющих Россию. При патентовании в четырех и более странах евразийская процедура экономически выгодна в абсолютном большинстве случаев.

Положения и требования региональных соглашений Африканской организации интеллектуальной собственности (ОАПИ) и Африканской региональной организации по охране промышленной собственности (АРИПО) в основном аналогичны требованиям и положениям РСТ.

15.5. Особенности патентного законодательства стран патентования

При патентовании изобретений в зарубежных странах особое внимание должно быть уделено особенностям патентных законодательств стран патентования, в частности:

• возможность патентования изобретений, экспонируемых на международных выставках, с использованием выставочного приоритета определяется патентными законодательствами стран патентования;
• при патентовании изобретений в США заявителями могут выступать только действительные авторы изобретений;
• не может быть получен патент в США, если заявка подана без истребования конвенционного приоритета позже даты получения патента по тождественной заявке в России.

Решение о патентовании изобретения за границей должно быть принято в сроки, позволяющие подготовить и направить заявки на патенты в зарубежные страны до публичного раскрытия изобретения в России и, как правило, с возможностью истребования приоритета в соответствии со ст. 4 Парижской конвенции по охране промышленной собственности (конвенционный приоритет).

Согласно пункту 1 статьи 1395 ГК РФ, заявка на выдачу патента на изобретение или полезную модель, созданные в Российской Федерации, может быть подана в иностранном государстве или в международную организацию по истечении шести месяцев со дня подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если в указанный срок заявитель не будет уведомлен о том, что в заявке содержатся сведения, составляющие государственную тайну. Заявка на изобретение или полезную модель может быть подана ранее указанного срока, но после проведения по просьбе заявителя проверки наличия в заявке сведений, составляющих государственную тайну.

Порядок проведения такой проверки устанавливается Правительством Российской Федерации.

Патентование в соответствии с Договором о патентной кооперации, Евразийской патентной конвенцией изобретения или полезной модели, созданных в Российской Федерации, допускается без предварительной подачи соответствующей заявки в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности, если заявка в соответствии с Договором о патентной кооперации (международная заявка) подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности как в получающее ведомство и Российская Федерация в ней указана в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а евразийская заявка подана через федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности.

Приложение 1. Классификация лицензионных договоров

	Критерий классификации	Вид лицензионного договора
	Условия предоставления использования лицензии	Сопутствующая лицензия - передача права на использование объекта интеллектульной собственности осуществляется в составе других коммерческих сделок: купли-продажи, поставки оборудования и др. "Чистая" лицензия - передача права на использование объекта интеллектульной собственности осуществляется в рамках самостоятельного договора, а не в составе других коммерческих сделок. Возвратная лицензия - предусматривает передачу права на использование объекта интеллектуальной собственности, разработанного лицензиатом на основе знаний, первоначально полученных по основному лицензионному договору. Перекрестная лицензия (кросс-лицензия) - взаимное предоставление патентных прав различными патентообладателями в тех случаях, когда они не могут осуществлять производственную или коммерческую деятельность, не нарушая права другого лица. К данному виду также относятся лицензии, предоставляемые в одностороннем порядке одним патентообладателем другому с тем, чтобы обеспечить ему возможность использовать свой патент. Принудительная лицензия - разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом заинтересованному лицу на указанных по решению суда условиях, на использование запатентованного объекта интеллектуальной собственности в случае длительного неиспользования или недостаточного использования патентообладателем своей разработки. Открытая лицензия - предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности на основе официального заявления патентообладателя в патентное ведомство о готовности предоставить лицензию любому заинтересованному лицу. Обязательная лицензия - разрешение на использование объекта интеллектуальной собственности в интересах национальной безопасности, выдаваемое Правительством Российской Федерации без согласия патентообладателя с выплатой ему соразмерной компенсации. Сублицензия - предоставление лицензиатом права на использование объекта лицензии третьим лицам при согласии лицензиара и на условиях, оговоренных в основном лицензионном договоре
	Объем передаваемых по лицензии прав	Исключительная лицензия - предоставление лицензиату исключительного права на использование объекта интеллектуальной собственности в пределах, оговоренных договором, без сохранения за лицензиаром права выдачи лицензий другим лицам (п. 1 ст. 1236 ПС РФ). Неисключительная (простая) лицензия предоставление лицензиату права на использование объекта интеллектуальной собственности, при этом лицензиар сохраняет за собой все права выдачи лицензий другим лицам (п. 2 ст. 1236 ГК РФ). Полная лицензия - предоставление лицензиату всех прав на использование патента на срок действия договора без ограничения территории
	Режим правовой охраны объекта лицензии	Лицензия на объект патентного права предоставление права на использование изобретения, полезной модели, промышленного образца. Лицензия на средство индивидуализации предоставление права на использование товарного знака, знака обслуживания.
	Характер использования объекта лицензии	Лицензия на производственное (промышленное) использование объекта интеллектуальной собственности - предоставление права на использование объекта интеллектуальной собственности при производстве продукции. Лицензия на коммерческое использование объекта интеллектуальной собственности - предоставление права на продажу или любое другое введение в хозяйственный оборот продукции, произведенной с использованием объекта интеллектуальной собственности.
	Степень промышленной освоенности объекта лицензии	Лицензия на объект интеллектуальной собственности на стадии разработки технического решения. Лицензия на объект интеллектуальной собственности на стадии выполнения рабочих чертежей технического решения. Лицензия на объект интеллектуальной собственности на стадии промышленного освоения и т.д.

Приложение 2. Выбор вида лицензионного соглашения

1. Выбор вида лицензионного соглашения в зависимости от следующих критериев

Тип охраняемых прав: патентная лицензия; беспатентная лицензия; смешанная лицензия;	Объем передаваемых прав: полная лицензия; ограниченная лицензия	Характер передаваемых прав: неисключительная лицензия; исключительная лицензия	Вид интеллектуальной собственности Лицензия: на изобретение; полезную модель; пром. образец; товарный знак; программный продукт и т.д
2. Определение условий осуществления лицензионного соглашения: гарантия воспроизводимости технологии; гарантия качества лицензионной продукции; обеспечение патентной чистоты лицензионной продукции; обеспечение действительности прав, передаваемых по лицензии
3. Определение объемов передаваемых по лицензии прав: территория действия; сроки действия: объемы выпуска лицензионной продукции; объемы продаж лицензионной продукции
4. Определение прав и обязанностей сторон лицензионного соглашения
5. Определение видов технической документации, передаваемой по лицензии (перечень технической документации, необходимой для освоения технологии)
6. Определение объемов и условий оказания технической помощи, предоставляемой лицензиаром
7. Определение стоимости лицензии, исходя из интересов лицензиара и лицензиата Выбор вида лицензионных платежей: паушальный; роялти; комбинированный
8. Определение видов и сроков представления бухгалтерской отчетности по объемам производства и реализации лицензионной продукции
9. Определение прочих условий соглашения
10. Подписание договора
11. Регистрация лицензионного договора
12. Вступление договора в силу

Перечень источников, использованных при подготовке настоящих рекомендаций

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, Часть четвертая, принят Государственной Думой 24 ноября 2006 года, одобрен Советом Федерации 18 декабря 2006 года (18.12.2006 г. N 230-Ф3).

2. Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности. Принято 15 апреля 1994 г. в Марракеше в качестве приложения 1С к Марракешскому соглашению о создании ВТО.

3. Патентная стратегия ОАО РЖД до 2030 года, утвержденная распоряжением ОАО "РЖД" от 20 января 2010 г. N 74р.

4. Регламент беспатентной охраны созданных разработок в режиме коммерческой тайны, утвержден Распоряжением от 18.04.2011 г. N 818р.

5. Методические рекомендации по исследованию технического уровня, тенденций развития и конкурентоспособности создаваемых разработок в сфере железнодорожной техники на основе патентной информации, утвержденные Распоряжением от 30.12.2010 г. N 2793р.

6. Борохович Л. И др. Ваша интеллектуальная собственность. Спб.: Питер, 2003.

7. Корчагин А.Д. и др. Исследование договорных отношений при создании и использовании объектов интеллектуальной собственности юридическими лицами с иностранными партнерами. М.: ИНИЦ Роспатента, 2003.

8. Корчагин А.Д. и др. Правовая охрана и использование результатов научно-технической деятельности в научных организациях. М.: ИНИЦ Роспатента, 2004.

9. Корчагин А.Д. и др. Совершенствование системы передачи за рубеж отечественных технологий, содержащих объекты промышленной собственности. М.: ИНИЦ Роспатента, 2005.

10. Фейгельсон В.М. Интеллектуальная собственность и внешнеэкономическая деятельность. М.: ВНИИПИ, 1997.

11. Евдокимова В.Н. Передача технологии: правовое регулирование и правоприменительная практика в Российской Федерации. М.: ИНИЦ Роспатента, 2001.

12. Конов Ю.П. и др. Патентно-лицензионные стратегии. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

13. Карпова Н.Н. и др. Практика оценки нематериальных активов интеллектуальной собственности: Учебно-методическое пособие. М.: Мир бизнеса, 2000.

14. Кириченко В.И. и др. Лицензионная торговля Часть II, Реализация и приобретение научно-технических достижений на внешнем рынке. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

15. Полонская И.В. Зарубежное патентование объектов промышленной собственности. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

16. Апарина Т.В. Договор о патентной кооперации: теория и практика. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2011.

17. Евстафьев В.Ф. и др. Управление правами на результаты научно-технической деятельности. М.: ОАО ИНИЦ "Патент", 2008.

18. Указания о правовой охране изобретений, промышленных образцов и товарных знаков при осуществлении экономического и научного технического сотрудничества СССР с зарубежными странами. М.: Госкомизобретений, 1980г.

19. Методические указания по планированию работ по патентованию советских изобретений за границей и подготовке к продаже лицензий. М.: ВНИИПИ Госкомизобретений, 1985г.

20. Инструкция о порядке работы по продаже лицензий и оказанию услуг типа инжиниринг. М.: ЦНИИПИ Госкомизобретений, 1979 г.

22. Постатейный комментарий Гражданский кодекс РФ часть 4 под редакцией Крашенинникова П.В. М.: Статус, 2011.

Современная российская экономика широко использует такие термины, как интеллектуальная собственность и исключительные права на объекты нематериального характера. С возникновением понятия интеллектуальной собственности в гражданском праве начал формироваться такой институт как передача интеллектуальной собственности. При этом передача интеллектуальной собственности может быть осуществлена в разных формах, каждая из которых соответствует юридическим конструкциям, разработанным теоретиками и практиками права. Мы попытаемся подробно рассмотреть ту область отношений в сфере осуществления исключительных прав, которая связана непосредственно с передачей интеллектуальной собственности.

Передача прав на какие объекты интеллектуальной собственности возможна

Передача интеллектуальной собственности происходит умозрительно. Разумеется, в реальности невозможно передать то, что не имеет материального выражения. Само понятие интеллектуальной собственности включает в себя не только результаты интеллектуальной деятельности, но также и средства индивидуализации.

Все объекты интеллектуальной собственности испытывают потребность в правовой охране. В число таких объектов входят:

• произведения науки, литературы и искусства;
• программы для электронных вычислительных машин;
• базы данных;
• исполнения;
• фонограммы;
• сообщение в эфир или по кабелю радио- или телепередач;
• изобретения, полезные модели, промышленные образцы;
• секреты производства (ноу-хау);
• фирменные наименования;
• товарные знаки и знаки обслуживания;
• наименования мест происхождения товаров;
• коммерческие обозначения;

Интеллектуальные права на подлежащие охране объекты бывают имущественными и не имущественными. К первым относятся исключительные права на объекты интеллектуальной собственности, которые позволяют их обладателю получать выгоду, пользу от владения такими правами. Эта выгода выражается в конкурентном преимуществе, в возможности извлечения прибыли путем грамотного использования объекта интеллектуальной собственности. Но гражданский кодекс предусматривает и такие конструкции как право следования, право доступа к объекту интеллектуальной собственности, а также многие другие, которые не укладываются в рамки исключительных имущественных прав.

Обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности (РИД) или на средство индивидуализации (СИ) не ограничен в способах использования такого своего права. Ему доступна и передача интеллектуальной собственности. При этом и граждане, и юридические лица могут осуществлять исключительные права самостоятельно либо передавать третьим лицам только в рамках действующего законодательства. Неудивительно, что правообладатель может не только разрешать другим лицам использование РИД и СИ, но и запрещать их использование, и даже запрещать доступ к объекту права – и это легитимная мера защиты своих законных прав. При этом по умолчанию одновременное отсутствие разрешения и запрета трактуется как запрет.

Обладателем исключительного права становится любое лицо, в установленном порядке получившее свидетельство о регистрации своего товарного знака либо патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец. Гражданское законодательство очерчивает объем понятия «исключительное право» на РИД:

• возможность изготовления, продажи, использования, перемещения на территорию страны товара, в создании которого применяется тот или иной РИД (изобретение, полезная модель, промышленный образец);
• возможность производства продукции с применением технологии, методики, способа, на которые в установленном порядке получены патенты. В целях защиты запатентованной методики изготовления товаров законом установлено следующее правило: любой товар, идентичный произведенному запатентованным способом, по умолчанию также считается произведенным подлежащим защите способом, пока не будет в судебном порядке доказано обратное;
• возможность использования устройства, работа которого подразумевает осуществление защищенной патентом технологии, способа эксплуатации;
• совершение каких-либо манипуляций с применением способа, подлежащего патентной охране;

Гражданский кодекс РФ устанавливает аналогичные ограничения для отношений, связанных с использованием товарного знака:

• только правообладателю ТЗ принадлежит исключительное право его использования любым не противоречащим закону способом. Именно в силу этого единоличного режима использования право считается исключительным. Использование не ограничивается применением в рамках собственного бизнеса, но включает в себя и передачу интеллектуальной собственности, а именно товарного знака, а также его полное отчуждение;
• главной целью существования товарного знака является индивидуализация собственной продукции либо осуществляемых работ, оказываемых услуг. Нанесение товарного знака, право на который зарегистрировано в установленном законом порядке, закрепляет коммерческую выгоду от продажи такого товара за правообладателем;

Какие различают формы передачи объектов интеллектуальной собственности

Статья 1229 Гражданского кодекса Российской Федерации в пункте первом декларирует исключительное право использования объекта интеллектуальной собственности (ОИС) за его обладателем. Пользоваться правом он может по своему усмотрению с одним лишь условием – не выходить за рамки закона. И если границы дозволенного нормами права не нарушаются, правообладатель может распоряжаться ОИС любым разрешенным способом либо позволить какому-то иному лицу использование ОИС путем передачи интеллектуальной собственности.

Результаты интеллектуальной деятельности (объекты интеллектуальной собственности) могут быть переданы различными способами, условно их можно разделить на группы: коммерческие и некоммерческие. Каждый из них обладает характерной для него методологией и набором средств осуществления. В частности, некоммерческие способы оперируют некоммерческими средствами реализации – взаимодействие происходит на уровне обмена или передачи научно-технической информации либо на уровне сотрудничества.

Формой передачи практически всегда выступает договор – то есть соглашение нескольких лиц о порядке возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей между ними (пункт 1 статьи 420 ГК РФ) .

Каждый договор содержит существенные условия, без которых он не мог бы существовать. В первую очередь это условия о предмете договора, во вторую – сроки и стоимость исполнения. В любом договоре должны быть зафиксированы его участники, а также права и обязанности, которые они принимают на себя добровольно для достижения своих целей. Большинство договоров содержит нормы об ответственности за нарушение его условий, однако при их отсутствии ответственность регулируется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации. Часть договоров признается заключенными при соблюдении простой письменной формы, для других же необходима регистрация в установленном государством порядке (договор уступки прав, передачи лицензии).

Передача интеллектуальной собственности может осуществляться и без договора. Так, исключительные права могут приобретаться в порядке наследования и реорганизации юридического лица, обращения взыскания на имущество лица, являющегося обладателем ОИС. Например, право на произведение литературы, искусства, являясь исключительным, переходит по наследству к правопреемникам. В порядке наследования может переходить также исключительное смежное право на исполнение.

Универсальное правопреемство совершается при реорганизации юридического лица, документально оно выражается в подписании передаточного акта (слияние, преобразование, поглощение) или разделительного баланса (разделение, выделение). Согласно этим документам правопреемники получают и права, и обязанности в отношении всех контрагентов первоначальной организации (статья 59 ГК РФ) . В таком же порядке происходит и передача интеллектуальной собственности к правопреемникам.

Право распоряжения ОИС включает также возможность использования их в качестве предмета залога, внесение в уставной либо складочный капитал хозяйственного общества (товарищества). Образуя совместное предприятие либо товарищество для совместной деятельности, его участники вносят посильные вклады для создания базы, финансового стержня нового юридического лица. И в качестве вкладов могут быть использованы не только деньги, имущество и ценные бумаги, но и исключительные права, которые имеют экономическую ценность (пункт 1 статьи 66.1 ГК РФ, статья 1042 ГК РФ) .

Какой заключать договор передачи прав интеллектуальной собственности

Лицензионный договор выступает основанием для передачи прав на такие ОИС как патенты, товарные знаки. В рамках данного соглашения правообладатель (лицензиар) предоставляет лицензиату право использования принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности в определенном объеме.

Договор об отчуждении исключительного права является соглашением, по которому исключительное право на РИД или СИ передается от правообладателя правопреемнику (приобретателю) в полном объеме. Исключительное право передается целиком, а не в части.

Договор коммерческой концессии – соглашение, на основании которого правообладатель предоставляет определенному пользователю право использования в коммерческой деятельности совокупности исключительных прав (сюда обязательно включается товарный знак и знак обслуживания, секрет производства и фирменное наименование). Передача прав может осуществляться на срок или бессрочно, но обязательно на возмездной основе.

Все договоры, которые связаны с передачей интеллектуальной собственности либо отчуждением объектов интеллектуальной собственности, обладают большим количеством спорных моментов. Они относятся к наиболее сложным гражданско-правовым договорам. В большей степени сложность обусловлена тем, что объектами выступают не предметы материального мира, а результаты интеллектуальной деятельности, которые можно лишь условно зафиксировать на материальных носителях. Их невозможно потрогать, и тем сложнее урегулировать связанные с ними правоотношения. К тому же нередко исключительные права не просто отчуждаются, а передаются для использования третьими лицами в определенных рамках и по определенным правилам.

Какие особенности имеет каждый из видов договора передачи интеллектуальной собственности

Чаще всего в гражданском деловом обороте используются такие формы передачи прав на результаты интеллектуальной деятельности:

• договоры авторского заказа;
• лицензионные договоры;
• договоры отчуждения исключительного права;

Договор авторского заказа – соглашение, по которому автор создает произведение литературы, искусства или науки согласно требованиям заказчика, передавая ему права использования созданного произведения. Для этого автор фиксирует свое произведение на одном из материальных носителей (статья 1288 ГК РФ) . Договор обязательно заключается в двустороннем порядке, а о вознаграждении либо отсутствии такового стороны вправе договариваться по своему усмотрению.

Подобный договор может предусматривать отчуждение исключительных прав на созданные произведения либо переход части исключительных прав на использование произведения. Но может и не предусматривать никакой передачи и отчуждения вовсе.

Лицензионный договор – форма предоставления лицензиаром права лицензиату на частичное, ограниченное соглашением использование результатов интеллектуальной деятельности либо средств индивидуализации. Получатель права несет ответственность за использование предоставленного права в соответствии с условиями договора. Данное двустороннее соглашение содержит указание на перечень передаваемых в рамках исключительного права правомочий. И если какие-то варианты использования исключительного права не поименованы в договоре, по умолчанию считается, что лицензиар не разрешил их осуществление.

Важнейшее правило лицензионного договора – пользоваться исключительным правом можно только перечисленными договором способами. Все, что не разрешено делать с правом на РИД лицензиара, считается запрещенным. Для данного соглашения важна квалифицированная письменная форма.

Что касается лицензий, получаемых при использовании компьютерных программ или баз данных, то в силу их особенностей, договор заключается в иной форме. Соглашение достигается путем присоединения пользователя к тем условиям, которые правообладатель изложил в приобретенном экземпляре программы или базы данных. Пользователь не сможет завершить установку продукта на компьютер без «подписания» такого договора. Начало пользования лицензионным продуктом обозначает согласие с договором. Письменная форма здесь не требуется.

Необходимость регистрировать лицензионный договор возникает в зависимости от его предмета. Заключенный в отношении прав на результаты интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации, которые были зарегистрированы на основании статьи 1232 Гражданского кодекса РФ, договор о предоставлении лицензии также подлежит государственной регистрации. Без таковой соглашение просто не будет считаться действительным.

Лицензиаром, то есть лицом, которое по договору предоставляет часть полномочий по использованию ОИС лицензиату – правополучателю, может быть только законный обладатель исключительного права.

К существенным относят те условия договора о предоставлении лицензии, которые определяют его предмет и способы использования ОИС. Чтобы обозначить предмет, нужно поименовать РИД или СИ, в отношении которых заключается договор. Право передачи интеллектуальной собственности должно быть подтверждено ссылкой на документ, удостоверяющий право лицензиара заключать такой договор (свидетельство или патент). К перечислению способов использования также нужно отнестись внимательно, потому что все, что не упомянуто в договоре, будет считаться запрещенным лицензиаром.

По умолчанию договор о выдаче лицензии является возмездным, если его безвозмездность не установлена самим договором. Будьте внимательны, при отсутствии указания в договоре на его безвозмездный характер, нужно обязательно указать на размер вознаграждения, в противном случае договор является незаключенным. Потому что порядок выплаты вознаграждения и его размер – это одно из существенных условий договоров данного вида.

А вот территория, на которой будет осуществлять свою деятельность лицензиат, используя полученную лицензию, напротив, к существенным условиям не относится. В том случае, если в условиях договора территориальные рамки действия лицензии не очерчены, считается, что лицензиар позволил лицензиату осуществлять свои права на всей территории Российской Федерации.

Лицензионный договор никогда не бывает бессрочным. И даже если в договоре нет упоминаний о сроке его действия, право пользования лицензией не может длиться дольше, чем действует само исключительное право на РИД или СИ.

Без упоминаний о сроке договор считается заключенным на пять лет. Если лицензионный договор оформляется для использования одного произведения в составе другого сложного произведения, то он считается заключенным на весь срок действия исключительного права и на всей территории его действия (при отсутствии в самом договоре указаний на конкретную территорию и срок).

Поскольку несогласованность существенных условий влечет недействительность договора , крайне важно согласовать в договоре на предоставление лицензии те условия, которые считаются для него существенными по закону (предмет, способы использования, сумма вознаграждения и порядок выплаты – в случае возмездности), а также те условия, которые стороны сами сочли существенными. При отсутствии такого согласования ФИПС откажет в регистрации договора.

Если в лицензионном договоре имеется согласие лицензиара на заключение сублицензионного договора, лицензиат может предоставить часть своих прав на использование РИД или СИ иным лицам. Но по такому договору лицензиат не вправе предоставлять более широкий круг прав, чем тот, который был предоставлен ему самому.

В рамках правового поля, регулируемого Гражданским кодексом РФ, могут действовать лицензионные договоры таких видов:

• передача интеллектуальной собственности подразумевает предоставление лицензиаром прав использования результата интеллектуальной деятельности или средств индивидуализации неограниченному количеству лицензиатов – простая, неисключительная лицензия;
• передача интеллектуальной собственности осуществляется от одного лицензиара к одному лицензиату, который в дальнейшем не имеет права заключать сублицензионные договоры – исключительная лицензия;

Если в договоре нет упоминаний об исключительности предоставляемого права, то лицензия по умолчанию считается простой (неисключительной).

Каким бы ни был договор и вид передаваемой лицензии, по закону не допускается запрещать автору в дальнейшем производить аналогичные результаты интеллектуальной деятельности и отчуждать их другим лицам. И если даже в какой-либо лицензионный договор будут включены подобные условия, они будут считаться ничтожными.

Кроме передачи интеллектуальной собственности на условиях предоставляемой лицензии, существует еще вариант полного отчуждения по договору об отчуждении исключительного права . Участниками договора являются обладатель исключительного права, именуемый правообладателем, и его приобретатель. Такие договоры обычно заключаются между авторами произведений литературы, искусства, науки, технических достижений и иными лицами, которые хотят использовать такие объекты интеллектуальной собственности в коммерческих целях.

Договор об отчуждении исключительного права должен быть заключен в простой письменной форме. Но если объектом выступают изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, зарегистрированные в установленном порядке топологии интегральных микросхем и программы для ЭВМ, базы данных, товарные знаки, то такой договор обязательно подлежит государственной регистрации . В противном случае он будет считаться незаключенным.

Момент перехода прав по соглашению на передачу интеллектуальной собственности зависит от обязанности зарегистрировать договор. При наличии таковой права у приобретателя появляются только после регистрации в уполномоченном государственном органе, а при отсутствии – приобретатель становится полномочным лицом уже в момент заключения договора.

При нарушении условий договора на передачу интеллектуальной собственности наступают неблагоприятные последствия для нарушившей стороны. Наиболее распространенным нарушением является неисполнение приобретателем обязанности по уплате вознаграждения. В случае подобного нарушения правообладатель может подать в суд, чтобы потребовать взыскания неоплаченного вознаграждения и перевода прав приобретателя на себя. Кроме прекращения использования прав на РИД или СИ для приобретателя могут наступить неблагоприятные финансовые последствия в виде возмещения убытков.

Обязанность возмещения убытков в полном размере возникает при отсутствии существенного нарушения договора. Если же договор нарушен существенно – этот факт станет основанием для его расторжения. Существенным является такое нарушение договора, которое влечет неблагоприятные последствия для пострадавшей стороны. Настолько неблагоприятные, что она во многом лишается того, на что рассчитывала в момент заключения договора.

Договор об отчуждении исключительного права, как и лицензионный договор, по умолчанию является возмездным. И если в нем нет упоминаний о безвозмездности, тогда обязательно должно быть указание на цену либо порядок ее определения (пункт 3 статьи 424 Гражданского кодекса не используется в данной ситуации). При отсутствии специальных упоминаний о том, что право на РИД или СИ отчуждается безвозмездно, а также порядка определения цены, договор считается возмездным и незаключенным, так как в нем не содержится существенное его условие – цена.

В вопросе согласования условия о цене договор об отчуждении не отличается от лицензионного. Но неизменным его отличием является тот факт, что передача интеллектуальной собственности осуществляется не в части, а целиком. И не на время, а постоянно – то есть на весь срок действия правовой охраны исключительного права и на всей территории охраны.

Грамотно заключенные договоры являются основой для благополучного развития бизнеса и отсутствия судебных тяжб, способных нанести серьезный вред деловой репутации.

Зачем составлять акт передачи интеллектуальной собственности

Передача интеллектуальной собственности документально оформляется актом приема-передачи.

Несмотря на то, что исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации переходит при подписании сторонами договора об отчуждении (либо после регистрации передачи в государственном органе в определенных случаях), если соглашением не предусмотрено иное (статья 1234 ГК РФ), для последующего использования права нужно иметь такое доказательство передачи как приемо-передаточный акт.

Акт приема-передачи обязательно должен быть оформлен в письменном виде, выражен на бумажном носителе в двух экземплярах, каждый из которых будет равен другому по своей юридической силе. Такой акт считается неотъемлемой частью заключенного договора. Кроме того, акт приема-передачи интеллектуальной собственности является первичным документом бухгалтерского учета, с помощью которого организация подтвердит свои расходы на приобретение ОИС.

Унифицированной формы акта приема-передачи исключительных прав не существует, форма составления его не регламентирована.

Акт можно составить в любом виде по своему усмотрению, но в деловой практике принято, чтобы в нем были прописаны:

1. наименование документа, дата и место его составления;
2. сведения о сторонах: Ф. И. О. представителя и основания полномочий, реквизиты;
3. ссылка на основной договор, в соответствии с которым составлен акт приема-передачи интеллектуальной собственности;
4. информация о передаваемых исключительных правах на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации;
5. информация о документах, которые передаются одновременно с передачей исключительных прав;
6. необязательно, но желательно указать в акте на размер вознаграждения, получаемого по договору;

Подписывая акт, стороны свидетельствуют об отсутствии взаимных претензий.

Какие существуют условия передачи прав на интеллектуальную собственность

Здесь неоднократно упоминалось о процедуре государственной регистрации передачи интеллектуальной собственности в Патентном ведомстве.

Подробно порядок госрегистрации урегулирован Правилами государственной регистрации распоряжения исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных по договору и перехода исключительного права на указанные результаты интеллектуальной деятельности без договора, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2015 года № 1416 .

Соблюдение Правил является основанием для принятия заявления на регистрацию и совершению процедурных действий по данному заявлению.

• форма заявления установлена Правилами;
• в заявлении указываются сведения о правообладателе, предмете договора – конкретном перечне исключительных прав. Если регистрируется соглашение об изменении или расторжении договора, нужно также индивидуализировать предмет (указать номер патента либо свидетельства, срок действия исключительного права и объем его правовой охраны). Все эти сведения должны соответствовать тем, что уже зафиксированы в реестрах ОИС;
• заявление сопровождается предусмотренными Правилами документами процедурного характера;
• прикладываемые документы должны недвусмысленно свидетельствовать о переходе исключительных прав;
• передаваемые исключительные права не выходят за рамки возможностей правообладателя и правоприобретателя;
• при отчуждении исключительного права не имеется ни малейшей вероятности того, что это действие совершается с целью введения в заблуждение потенциального покупателя либо изготовителя товара;

В пункте 17 Правил указаны основания, которые могут стать причиной для отказа в регистрации:

• отсутствие сведений об уплате госпошлины, предусмотренной законом;
• отсутствие ответа на уведомление Федеральной службы по интеллектуальной собственности о нарушении требований к подаваемым документам. Если в течение трех месяцев нарушения не устраняются, заявителя ожидает отказ;
• нарушение одного из вышеперечисленных пунктов Правил подачи документов на госрегистрацию;

Вынесет ли уполномоченный орган отказ заявителю либо завершит процедуру регистрации передачи права - об этом заявитель будет уведомлен. Письменное сообщение направляется по почте по адресу, который заявитель сообщил в своем заявлении. Отправка уведомления должна произойти в срок не позднее 45 рабочих дней со дня поступления на регистрацию документов заявителя. Иными словами, вся государственная регистрация осуществляется в 45-дневный срок, исключая ситуации, когда госорган обращается к заявителю с просьбой направить дополнительные документы и предоставляет ему для этого дополнительный срок. При непоступлении таких документов Федеральная служба по интеллектуальной собственности выносит отказ. В случае исправления недостатков, допущенных при подаче документов, ФИПС регистрирует передачу интеллектуальной собственности в срок не более 45 рабочих дней с момента получения дополнительных документов.

Какие трудности вызывает передача прав на интеллектуальную собственность

Неразрывная связь между понятиями интеллектуальной собственности и инноваций не подвергается сомнению. Инновации – это ценность, которая всегда привлекает прямые инвестиции и служит инструментом развития торговли, как внутригосударственной, так и международной. Следовательно, интеллектуальная собственность выступает тем самым катализатором экономического прогресса. Особенно ярко это проявляется в таких сферах рыночной экономики как медицина, продажа продовольственных товаров, техники и электроники.

Создание инноваций должно быть направлено на производство новых качественных продуктов и развитие мировой экономики. Для инновационной деятельности крайне важно стимулировать разные формы сотрудничества – обмен опытом, передача разработок, идей, достижений разных предприятий, регионов, государств. Такая работа получила название «открытых инноваций» – она базируется на партнерстве и наличии общей цели.

В современной российской экономике предприятия сталкиваются с рядом проблем, связанных с инновациями. Самыми важными из них являются следующие:

1. отсутствие системы управления ОИС на предприятиях, ведение работы с РИД и СИ неспециалистами;
2. не происходит заимствование зарубежного опыта (в силу малого количества переводных источников, практически полного отсутствия профессиональных библиотек, низкой развитости процедуры подготовки кадров для работы в сфере интеллектуальной собственности);
3. в то время как в иностранных организациях должностные лица ведут работу с ОИС на уровне Совета директоров (CIPO – Chief IP Officer), в России подобные должности не считаются престижными и высокооплачиваемыми;
4. судебная практика по вопросам передачи интеллектуальной собственности не сформирована;
5. не работают механизмы принуждения к раскрытию информации в судебном порядке;

Как видите, патентование интеллектуальной собственности – сложный и долгий процесс. Если вы не желаете слишком углубляться в этот вопрос или же хотите получить идеальный результат сразу, не совершая ошибок, то стоит довериться профессионалам. Если у вас нет достаточной компетенции в области передачи интеллектуальной собственности, воспользуйтесь услугами фирмы «Царская привилегия», обладающей богатым юридическим опытом. Специалисты будут контролировать весь процесс оформления документации с первых дней обращения до полной передачи права.

Государство много говорит о поддержке инновационного и технологического развития предприятий. Радостно отметить, что не только говорит, но и делает очень правильные вещи. Одним из положительных примеров стал документ, который недавно вышел из недр Минэкономразвития России, подготовленный совместно с Роспатентом, Минобрнауки, Минпромторгом России, Минтрансом, а также отдельными госкорпорациями, - Рекомендации по управлению правами на РИД (полный текст мы приводим ниже).

Фактически этим документом государство призывает инновационные организации внедрять у себя систему менеджмента интеллектуальной собственности . Значимость этой системы на практике клиенты Newsky IP Law осознали уже давно. Два последних года мы успешно внедряем менеджмент интеллектуальной собственности для своих клиентов.

Самая ценная и ключевая часть документа - это раздел 3, в котором обозначены основные функции управления интеллектуальными активами :
выявление РИД,
правовая охрана,
коммерциализация,
защита прав,
а также конкретные мероприятия для их реализации.

Конечно, документ не содержит конкретных положений о том, что и как нужно делать, а задает только направления. Однако само внимание со стороны госорганов к проблеме уже дорогого стоит. Надеемся, что этот документ будет положительно воспринят рынком и послужит дополнительным стимулом для внедрения системы менеджмента интеллектуальной собственности организациями.
__________________________________________________________________________

Рекомендации по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности в организациях

I. Общие положения

Настоящие рекомендации предназначены для организаций, реализующих программы инновационного развития (далее соответственно - Рекомендации, Организации), а также могут применяться иными организациями различных организационно‑правовых форм и форм собственности.
Рекомендации разработаны в целях содействия повышению конкурентоспособности и созданию условий для устойчивого развития Организаций, реализации их целей и задач в области инновационного и технологического развития, в том числе достижения целевых показателей программ инновационного развития, путем совершенствования механизмов создания и управления правами на результаты интеллектуальной деятельности (далее - права на РИД).
Для целей настоящих Рекомендаций под управлением правами на РИД в Организации понимается, в том числе деятельность по выявлению потенциально охраноспособных РИД, обеспечению правовой охраны РИД, постановке исключительных прав на РИД на бухгалтерский учет, инвентаризации и коммерциализации РИД, мониторингу и защите исключительных прав на РИД, а также контролю ненарушения Организацией прав третьих лиц, содействию деятельности по созданию РИД.
Управление правами на РИД следует рассматривать как часть деятельности Организации, в том числе в области инновационного и технологического развития, в целях осуществления бизнес‑стратегии на внутреннем и мировом рынках, в том числе как часть программ инновационного развития, которая осуществляется в целях повышения их эффективности и достижения целевых показателей.
Для обеспечения внедрения настоящих Рекомендаций целесообразно решением совета директоров (наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления Организации утвердить Основные положения по управлению правами на РИД в Организации (далее - Основные положения) и план мероприятий по их реализации (далее - План) с учетом настоящих Рекомендаций, а также утвержденной программы инновационного развития.
Организациям (холдинговым компаниям) также рекомендуется обеспечить разработку аналогичных документов дочерними и зависимыми организациями с учетом Основных положений и Плана, одобренных головной Организацией, в случае если указанные Основные положения и План на них не распространяются.
В целях координации при реализации Основных положений и Плана Организациям, имеющим дочерние и зависимые общества, рекомендуется сформировать совет (ы) из представителей дочерних и зависимых организаций, работников Организации и независимых экспертов (по возможности), который будет на регулярной основе проводить свои заседания.
Система управления правами на РИД Организации должна обеспечить выполнение, в том числе следующих задач (функций):
- содействие созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД, в том числе путем нормативно‑методического, информационно‑аналитического обеспечения указанной деятельности, в том числе при осуществлении функций заказчика научно‑исследовательских, опытно‑конструкторских и технологических работ (далее - НИОКР) Организации;
- обеспечение правовой охраны РИД, в том числе выявление потенциально охраноспособных РИД, осуществление соответствующих процедур по обеспечению правовой охраны, поддержанию охранных документов в силе, а также организация учета прав на РИД;
- коммерциализация прав на РИД, в том числе определение перспективных направлений и рынков;
- предотвращение нарушения прав на РИД Организации, а также Организацией прав на РИД третьих лиц.
Для эффективной реализации задач (функций) по управлению правами на РИД в Основных положениях и Плане целесообразно, в том числе предусмотреть положения, касающиеся:
определения оптимальной организационной структуры управления правами на РИД (внутренние подразделения; аутсорсинг);
способов стимулирования персонала;
обеспечения финансирования системы управления правами на РИД;
мониторинга эффективности системы управления правами на РИД.
Указанные положения рекомендуется формировать с учетом результатов анализа конъюнктуры рынка и особенностей функционирования Организации.
В целях обеспечения эффективного внедрения утвержденных Основных положений в Плане целесообразно установить сроки разработки и утверждения локальных нормативных актов (в том числе положений о подразделениях Организации, регламентов их взаимодействия, типовых соглашений с авторами РИД, положений об обеспечении правовой охраны РИД и защите исключительных прав, регламентов осуществления основных функций в сфере управления правами на РИД), устанавливающие необходимый и достаточный уровень регламентации деятельности в области управления правами на РИД.
В Основных положениях должно быть определено должностное лицо Организации, которое несет ответственность за эффективное функционирование системы управления правами на РИД, реализацию Основных положений и Плана. В случае наличия в Организации локальных нормативных актов, регулирующих вопросы управления правами на РИД, рекомендуется провести анализ соответствия указанных нормативных актов настоящим Рекомендациям и при необходимости внести в них соответствующие изменения.

II. Анализ конъюнктуры рынка и особенности функционирования Организации

Основные направления анализа конъюнктуры рынка и особенностей функционирования Организации:
а) исследование рынка поставщиков и потребителей продукции, работ, услуг Организации, деятельности компаний‑конкурентов с целью определения существующего спроса и предложения на продукцию, работы, услуги, перспективных направлений проведения НИОКР с учетом особенностей деятельности Организации, с целью определения перспектив коммерциализации РИД Организации;
б) анализ существующих в Организации процессов управления правами на РИД, в том числе линейных, функциональных связей, процессов принятия решений по созданию, обеспечению правовой охраны РИД, коммерциализации и защите исключительных прав, анализ состояния изобретательской и патентно‑лицензионной деятельности, проведение инвентаризации прав на РИД Организации, анализ трудовых ресурсов, осуществляющих деятельность по управлению правами на РИД, включая функционал и квалификацию соответствующих работников;
в) анализ существующей системы регламентирования отношений между авторами РИД и Организацией, исполнителями НИОКР и Организацией, в том числе по вопросам распределения и закрепления прав на РИД, мотивации и вознаграждения авторов, обеспечения режима коммерческой тайны в отношении РИД, созданной в рамках выполнения служебных обязанностей, повышения квалификации работников, участвующих в процессе создания и коммерциализации РИД;
г) анализ финансирования деятельности по управлению правами на РИД, в том числе определение источников, объема и направлений финансирования указанной деятельности, анализ системы планирования доходов и расходов, определение направлений оптимизации расходов;
д) анализ локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность по управлению правами на РИД в Организации, в том числе о порядке стимулирования авторов РИД, об организации изобретательской деятельности, об организации коммерциализации РИД, об обеспечении коммерческой тайны, о взаимодействии со сторонними организациями по вопросам создания РИД и управления правами на РИД.
В целях обоснования выбора направлений реализации утверждаемых Организацией Основных положений представляется необходимым включить в Основные положения результаты проведенного анализа, а также использовать их при разработке Плана.

III. Реализация задач (функций) в сфере управления правами на РИД

При реализации задач (функций) в сфере управления правами на РИД целесообразно проводить следующие мероприятия:
а) в рамках деятельности по содействию созданию, выявлению РИД:
- определить направления интеграции системы управления правами на РИД и имеющихся в Организации подходов к созданию, выявлению РИД с учетом возможности выбора Организацией различных способов их получения (собственные разработки, выполнение НИОКР по государственным или муниципальным контрактам или в соответствии с государственным или муниципальным заданием, размещение заказов в других организациях или приобретение исключительных прав или прав на использование РИД);
- провести анализ целесообразности и возможности финансирования собственных исследований, при выполнении которых возможно создание РИД, и наличия необходимого кадрового потенциала в Организации, а также перспектив выполнения НИОКР;
- осуществлять регулярное проведение патентно‑информационных исследований, в том числе построение патентных ландшафтов в сфере деятельности Организации, в том числе мониторинг объемов и динамики охраняемых РИД (прежде всего патентных заявок и патентов) компаний‑конкурентов, как в Российской Федерации, так и в странах, являющихся важнейшими производителями аналогичной продукции или текущими и перспективными рынками Организации;
- определить направления использования РИД, возможности проведения дополнительных исследований в целях создания решений, необходимых для внедрения уже имеющихся РИД;
- осуществлять мониторинг внешней среды с целью выявления перспективных для Организации РИД и получения прав на РИД, использование которых в деятельности Организации целесообразно, в том числе в отношении РИД, созданных в рамках государственных заказов, по которым государственными заказчиками принято решение об отчуждении исключительных прав и (или) предоставлении безвозмездной простой (неисключительной) лицензии на РИД;
- взаимодействовать с третьими лицами по вопросам приобретения/ отчуждения прав на РИД, заключения соглашений по использованию РИД, в том числе лицензионных.
б) в рамках обеспечения правовой охраны РИД:
- проанализировать целесообразность предоставления правовой охраны РИД, определяемую в том числе с учетом:
наличия финансовых средств на получение и поддержание охранных документов в силе;
востребованности РИД на рынке, в том числе за рубежом, потенциальных направлений коммерциализации РИД и его особенностей, закрепления за Организацией исключительных прав на перспективные технические (технологические) решения;
- ограничивать доступ к информации о РИД и не допускать ее разглашения или опубликования до проведения анализа коммерческой ценности РИД и принятия решения о форме запрашиваемой правовой охраны. В случае принятия решения о патентовании режим коммерческой тайны устанавливается для информации о РИД до публикации заявки;
- определить порядок уведомления автором соответствующего подразделения Организации (уполномоченных должностных лиц) о созданных потенциально охраноспособных РИД;
- рассмотреть особенности процедуры оформления прав на РИД и возможные сроки предоставления правовой охраны, наличие альтернативных способов охраны РИД и достигаемую каждым из них степень охраны РИД, в том числе возможность пресекать нарушения исключительных прав;
- выбрать оптимальный вариант охраны РИД, в том числе с учетом конкурентной среды и необходимости обеспечения комплексного подхода к правовой охране РИД, обеспечить подготовку и подачу заявок на выдачу патентов на РИД, способные к правовой охране в качестве изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, их сопровождение, введение режима коммерческой тайны и другое;
- обеспечить учет исключительных прав на РИД Организации (в том числе прав на РИД, приобретенных у сторонних организаций; государственный учет результатов НИОКР, выполняемых за счет средств федерального бюджета), в том числе бухгалтерский, актуализацию учетных данных, а также взаимодействовать с федеральными органами исполнительной власти по вопросам ведения реестров прав на РИД в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
в) в рамках реализации мероприятий по коммерциализации РИД:
- определить возможные эффекты от коммерциализации РИД с учетом приоритетов Организации на рынке и с учетом возможности:
расширения существующего рынка, выхода на новые для Организации рынки или создания нового рынка;
реализации разработок путем продажи лицензий или отчуждения прав на РИД;
- определить возможные механизмы коммерциализации создаваемых или приобретаемых прав на РИД, к которым могут быть отнесены следующие:
применение РИД в собственном производстве;
осуществление с другими компаниями, в том числе конкурентами, кросс‑лицензирования для получения легитимного доступа продуктов и технологий Организации на существующие и новые рынки, технологического встраивания в существующие отраслевые цепочки создания продуктов;
заключение лицензированных договоров или отчуждение исключительных прав на РИД;
внесение исключительных прав на РИД в уставные капиталы проектных компаний (организаций), в том числе дочерние, реализующие соответствующий проект, в том числе с привлечением средств соинвесторов;
- размещать в информационных источниках сведения о РИД Организации, по которым Организация готова заключить лицензионные соглашения, договора об отчуждении прав.
г) в рамках защиты исключительных прав на РИД:
- осуществлять регулярное проведение мониторинга реализуемой третьими лицами продукции (оказываемыми услугами, выполняемыми работами), который позволит выявить нарушение исключительных прав на РИД Организации, в том числе путем анализа разработок основных конкурентов, продукции, представляемой на соответствующих выставках;
- обеспечить принятие своевременных мер по прекращению нарушения третьими лицами исключительных прав на РИД Организации;
- проводить проверку патентной чистоты производимой и/или реализуемой Организацией продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг в целях недопущения нарушения Организацией прав третьих лиц;
- обеспечить защиту прав на РИД Организации, в том числе в административном, досудебном и судебном порядке, с привлечением, в случае необходимости, экспертов, иных заинтересованных лиц.

IV. Структура управления правами на РИД

Распределение полномочий и функций по управлению правами на РИД, которое должно быть закреплено в Основных положениях, необходимо осуществлять с учетом специфики деятельности Организации, наличия или отсутствия отдельных подразделений по управлению правами на РИД, объемов деятельности, связанной с управлением правами на РИД, требуемой для осуществления указанной деятельности.
В целях обеспечения построения эффективной системы управления правами на РИД в Организации целесообразно закрепить основные функции в указанной сфере за отдельным структурным подразделением, наделив его полномочиями по координации и контролю в соответствующей сфере, с учетом возможности при необходимости передачи ряда функций другим структурным подразделениям и (или) сторонним организациям, экспертам.
Достижение реализации всех функций (задач) системы управления интеллектуальной собственностью в Организациях рекомендуется осуществлять в том числе путем взаимодействия финансовых, юридических, технических, маркетинговых, кадровых служб с подразделением, ответственным за формирование стратегической и инновационной политики Организации по вопросам управления правами на РИД Организации.

V. Управление персоналом

В Основных положениях и Плане рекомендуется предусмотреть реализацию, в том числе следующих мероприятий, направленных на повышение эффективности управления персоналом:
- создание корпоративной культуры, поощряющей изобретательскую активность работников, в том числе периодическую организацию мероприятий, направленных на повышение мотивации работников в соответствующей сфере, путем проведения конкурсов, присуждения почетных званий, награждения грамотами и благодарностями;
- материальное стимулирование изобретательской активности работников, в том числе за участие в деятельности по созданию РИД и коммерциализации РИД, путем определения условий и порядка предоставления материального вознаграждения работникам, минимальных ставок вознаграждения и порядка его расчета в зависимости от сложности РИД, вклада работника в их создание и положительных эффектов в том числе в части получаемых доходов, снижения издержек, которые достигаются путем использования прав на РИД;
- обучение работников Организации по профилю их деятельности, а также по программам и курсам повышения квалификации в сфере интеллектуальной собственности;
- уточнение трудовых договоров с работниками либо заключение отдельных соглашений с ними в части регламентации вопросов, касающихся:
обеспечения режима коммерческой тайны, связанной с профессиональной деятельностью работника;
распределения и закрепления прав на РИД, созданных или доработанных работником в связи с выполнением служебных обязанностей (в том числе в соавторстве), включая основания, условия и порядок закрепления прав, недопущения нелегитимного использования прав на РИД работниками после увольнения из Организации;
вознаграждения за создание РИД в связи с выполнением служебных обязанностей, их использование в деятельности Организации.

VI. Финансовое обеспечение системы управления правами на РИД

В целях обеспечения эффективной реализации разрабатываемых Организацией Основных положений целесообразно предусмотреть в них подходы к финансовому обеспечению системы управления правами на РИД Организации, в рамках которых может быть предусмотрено следующее:
а) выделение при планировании бюджета Организации расходов на финансирование мероприятий по:
- созданию, выявлению потенциально охраноспособных РИД, обеспечению их правовой охраны, инвентаризации прав на РИД, поддержанию охранных документов в силе, коммерциализации РИД;
- мониторингу патентного ландшафта, выявлению новых перспективных направлений, по которым осуществляется технологически и коммерчески оправданная патентная активность;
- стимулированию изобретательской активности среди работников, а также повышению их квалификации и мотивации;
- созданию и поддержанию материально‑технической и информационной базы, необходимой для управления правами на РИД;
б) использование различных источников финансирования, в том числе внешних (государственный заказ, венчурное финансирование, заемные средства, средства, выделяемые в рамках государственной поддержки проведения НИОКР), внутренних (собственные средства, в том числе средства специализированных фондов, прибыль);
в) определение неснижаемого объема средств, выделяемых для целей управления правами на РИД Организации.

VII. Мониторинг эффективности системы управления правами на РИД

В Основные положения рекомендуется включить положения, определяющие порядок проведения мониторинга и оценки эффективности системы управления правами на РИД, выполнения Плана.
Организациям рекомендуется разработать комплекс ключевых показателей эффективности (далее - КПЭ), включающий количественные и качественные показатели (среди которых могут быть следующие: количество поданных заявок на получение охранных документов, в том числе за рубежом; количество полученных охранных документов, в том числе за рубежом; доля РИД, используемых в собственном производстве; число заключенных лицензионных договоров в отношение прав на РИД Организации; доля выручки от реализации продукции, при производстве которой применяются РИД Организации), и определить их целевые значения в среднесрочной и долгосрочной перспективе, позволяющие оценить эффективность реализации Основных положений, выполнения Плана, а также эффективности функционирования системы управления правами на РИД. Указанные КПЭ также рекомендуется увязать с реализацией программ инновационного развития в целях содействия достижению отраженных в них целевых показателей.
При этом целесообразно закрепить периодичность проведения такого мониторинга (не реже 1 раза в год), возможность проведения бенчмаркинга и оценки рисков недостижения установленных КПЭ.
На основе данных мониторинга с целью повышения эффективности деятельности по управлению правами на РИД Организациям рекомендуется определять наличие или отсутствие необходимости корректировки Основных положений и созданной системы управления правами на РИД.